Заличаване на търговска марка поради недобросъвестност на заявителя - чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО.
Една от опциите за заличаване на регистрирана търговска марка, предвидени в Закона за марките и георграфските означения е тази, която касае отстояване на правата на добросъвестния притежател на даден търговски знак, който се използва в търговията като нерегистрирана търговска марка или маркопритежател на регистрирана търговска марка, по отношение на недобросъвестните действия на заявител на регистрирана търговска марка, която бива противопоставяна на правата на първите двама. Често в практиката трети недобросъвестни лица се възползват от пасивното поведение на определени стопански субекти, които не регистрират навреме търговските си марки си или пък са неглижирали тази част от бизнеса си като “не чак толкова важна” юридически, като първите регистрират дадена търговска марка, която вече се използва в търговията, с цел недобросъвестно да я противопоставят на реалния притежател, за да извлекат някаква финасова или друг тип нелоялна изгода – влошаване на бизнес климата, отнемане на пазарен дял, желание за продажба на марката или учредяване на лицензия по отношения на нея и т.н. Нормата на чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО предоставя юридически инструмент в ръцете на реалния собственик на марката да възстанови правата си върху нея, като поиска по съдебен път да бъде установено, че третото лице заявител на неговата търговска марка е действало при заявяването й недобросъвестно, като е знаело, че заявяваната марка е обект на чужда интелектуална собственост и е целяло в противоречие с добросъвестната търговска практика да узорпира правата върху въпросният обект на марковото право. От процесуалноправна гледна точка в настоящия казус става въпрос за предявяването на т.нар положителен установителен иск. Това са исковете, чрез предявяването на които ищецът мотивира правният си интерес да докаже спрямо ответника, че той(ищецът) е собственик на търговската марка, която е била заявена недобросъвестно от ответната страна. При положителните установителните искове в най-голяма степен се откроява разликата между спорното право(недобросъвестно заявената марка) и правото, което може да се окаже засегнато от правния спор(марката, която вече е била използвана от ищецът в търговията – регистрирана или нерегистрирана такава). В тези случаи регистрираната недобросъвестно марка от отвеника има качеството на „предмет на иска”, защото е обект на противоречивите правни твърдения на страните по спора. Когато ищецът твърди, че определено право(търговската марка) е съществувала в неговия патримониум, предмет на спора и на исковия процес е претендираното от него право.
След като твърди, че оспорваното право върху търговската марка е възникнало преди нейното недобросъвестно заявяване, ищецът следва да сочи юридически факт, от който тава право се поражда. Искът по чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО е винаги обективно съединен с този по чл.124, ал.1 от ГПК, като чрез тази конструкция ищецът би могъл да предяви съдебно своето право върху дадена търговска марка, за да получи защита върху нея чрез установяването на недобросъвестното и заявяване от трето лице със сила на пресъдено нещо. Наличието на правен интерес по предявения иск в хипотезата на чл.124, ал.1 от ГПК във връка с чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО се преценява конкретно, въз основа на обосновани твърдения, наведени в исковата молба, като при оспорването им ищецът следва да докаже фактите, от които те произтичат. Съдът е длъжен да провери допустимостта на иска още с предявяването му и да следи за правния интерес при всяко положение на делото. Когато констатира, че ищецът няма правен интерес по отношение на установяването на недобросъвестността при заявяването на процесната търговска марка, съдът прекратява производството по делото, без да се произнася по основателността на претенцията – дали ответникът е бил добросъвестен и в този контекст притежава или не претендираното от него и твърдяното от ищеца право върху търговската марка, предмет на делото. Исковете по чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО са подсъдни като първа инстанция на Софийски градски съд(СГС) съгласно императивната норма на чл.77 от ЗМГО. Тъй като въпросният положителен установителен иск е без материален интерес, то спорът по него може да се развие в едно триинстанционно производство, като обжалването пред втора инстанция ще се осъществи пред Апелативн съд гр.София, а родово компетентната трета инстанция е Върховен касационен съд(ВКС). Положително процесуално легитимиран да води този иск е притежателят на право върху марка – аргумент от чл.75, ал.1 предложение първо от ЗМГО. Това означава, че ищец по комнтирания иск може да бъде правен субект – физическо или юридическо лице, което притежава права върху регистрирана или нерегистрирана търговска марка. В първия случай, практиката познава казуси, в които въпреки обстоятелството, че е налице даден регистриран обект под формата на търговска марка, едно трето недобросъвестно лице заявява идентична или сходна марка(виж. гр.д. № 773/2008 г. по описа на САС и т.д. № 02086/2006 г. на СГС). В тези ситуации, когато опозицията е пропусната като правна възможност за реакция или когато недобросъвестно регистрираната марка е заявена по стария ред(преди промяната в ЗМГО ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г., касаеща относителните основания за отказ на регистрация чл.38б и сл.) ищецът може да се възпалзва от установяването на недобросъвестността по общия исков ред, с цел по късно да се позове на постановеното в негова полза влязло в сила решение и да поиска от Патентно ведомство заличаването в хипотезата на чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО. Когато в тази хипотеза са противопоставени две регистрирани марки, ищец по казусът може да бъде и лицензополучателят на изключителна лицензия, който има самостоятелно право на иск(аргумент от чл.75, ал.1 предложение второ от ЗМГО), т.е тук е възможно субективно съединяване на положителни установителни искове между маркопритежателят и евентуално вписания лицензополучател. Отрицателната процесуална легитимация по чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО винаги принадлежи на правният субект(физическо или юридическо лице), който недобросъвестно е заявил процесната търговска марка. Във втория случай ищецът може да наведе доказателства, че е използвал в търговската си дейност нерегистрирана търговска марка като знак(чл.12, ал.6 от ЗМГО), който е индивидуализирал определени стоки и услуги за него спрямо потребителя, преди същата тази марка да бъде заявяна недобросъвестно в Патентно ведомство от ответника.
Във връзка с хипотезата на чл.50а, ал.2 ЗМГО в производството по положителния установителен иск, касаещ хипотезата на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО може да се иска установявянето спрямо недобросъвестния заявител и на факта, че марката на ищеца към датата на подаване на заявка за недобросъвестно регистрираната марка, съответно към датата на приоритета, е била общоизвестна на територията на България. Въпросът за тълкуване и прилагане разпоредбата на чл.26 ал.3 т.4 ЗМГО и конкретно на понятието недобросъвестност в нея е съществен в разглеждания козус. ЗМГО не съдържа легална дефиниция на понятието “недобросъвестност” при подаване на заявка за регистрация на търговски марки като основание за заличаване на вече регистрирана марка, но липсата на дефиниция не означава, че разпоредбата е неясна и липсва практика по нея. Напротив. Съдебната практика на ВКС по дела № 1084/2005 г., № 77/2005 г., № 475/2006 г., № 851/2006 г., № 140/2007 г. и № 560/2007 г., макар и малобройна изгражда виждането, че за недобросъвестни действия се приемат тези, които са в разрез с добрите търговски нрави и честната търговска практика и които злепоставят чужди интереси с цел извличане на собствена изгода. Такава конкретна преценка се извършва във всеки отделен казус от съда, като се прави анализ на ангажираните от страните по делото доказателства в тяхната съвкупност и взаимна свързаност. Предвид казаното до тук, при решаваното на казуса по същество, съдът трябва да прецени дали при подаването на заявката за регистрация на марката, ответникът е знаел за съществуването на марката на ищеца и следователно дали неговите действия противоречат на честната търговска практика и като такива представляват ли акт на недобросъвестност. Презюмираната воля на законодателя, обективирана в разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО е да санкционира заявителя на марка, който е извършил умишлени недобросъвестни действия по регистрацията й, въпреки, че е разполагал с информация относно това какъв е статута на процесният бранд и че той се използва на правно основание от друго лице в търговската му дейност, като с това се цели извличането на конкретни имуществени и неимуществени облаги от ответника. Ето защо заявка за регистрация на марка следва да се счита за подадена недобросъвестно, ако в рамките на исковото производство се установи по безспорен начин, че ответникът е знаел, че чрез заявяването и регистрацията на процесната търговска марка ще нанесе вреди на притежателя на по-ранната регистрирана или нерегистрирана марка.
Специфичен момент, от значение за разпределение на доказателствената тежест в процеса по положителни установителни искове е фактът, че тежестта на доказването лежи върху ответника поради обстоятелството, че липсата на добросъвестност е отрицателен факт. Правната логика сочи, че ищецът обикновено е препятстван умишлено и в този контекст не винаги може да представи доказателства за точната дата, на която ответникът е узнал за използването и реализацията на марката на ищеца на пазара. Поради това практиката на съдилищата по идентични казуси приема, че след като стоки с марката на ищеца са били търгувани на пазара и в този контекст потребителя е имал достъп до тях поради търговската им или маркетингова реализация, то това е достатъчно доказателство да се приеме, че ответникът е знаел за съществуването на по-ранната марка(било тя регистрирана или нерегистрирана), собственост на ищеца. От тук и логическият извод, свързан с тежестта на доказване, а имено, че чисто процесуално тежестта на преодоляване на презумпцията за недобросъвестност винаги следва да лежи върху ответника. Защитата на ответника може да се осъществи по два начина – първо чрез ангажиране на доказателства, че правата върху процесната марка принадлежат на него, а не на ищеца – например чрез ангажиране на доказателства, че ответника също е преждеползвал или е възложил изработката на опаковки, или е рекламирал дадено лого и търговско наименование преди заявяването на марката. Втората опция за защита е да се твърди и съответно докаже, че “взаимстването” е станало случайно, например като се представят доказателства, че заявената марка касае наименование, което касае име или комбинации от букви на името на заявителя, негови роднини, адрес и/ или пък, че използваното лого е станало популярно в съответните търговски среди и поради това не може да се установят конкретни права на ищеца върху него и т.н.
Съгласно прогласеният в чл.6 ГПК основен принцип съдебните производства започват по молба на заинтересованото лице, като предмета на делото и обемът на дължимата защита и съдействие се определят от страните. Следователно от волята на ищеца зависи чрез установителен какъв иск и в какъв обем ще защити накърненото си от правния спор право на търговска марка. Именно в контекста на този основен принцип следва да се преценява във всеки конкретен случай и изискването на чл.124, ал.1 ГПК за наличие на правен интерес от предявяването на положителен установителен иск по чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО. При уважаване на положителения установителен иск силата на пресъдено нещо обхваща принадлежността на правото на собственост върху дадена търговска марка в лицето на ищеца, като същевременно се отрича претендираното от ответника право върху заявената от него недобросъвестно марка. В този ред на мисли ищецът следва да докаже притежанието на правата върху марката, с които в исковата молба е обосновал правния си интерес и установи материалната си легитимация да се намеси в чуждата правна сфера, отричайки правата на ответника върху заявената недобросъвестно от него марка. Само ако установи наличието на тази фактическа обстановка, съдът следва да пристъпи към разрешаването на спора по същество, като изложи своите мотиви относно това притежава ли ответника претендираната от него марка на правно основание и противопоставима ли е същата на ищеца, след което в съответствие със заявения петитум спорът да бъде разрешен чрез признаване правата на ищеца или отричане правата на ответника върху процесната марка. Фактите, които ищецът също следва да докаже са свързани с обстоятелството, че познавайки бизнеса му, ответникът чрез акта на регистрация на марката е целял да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност същия знак, за да ги увреди. Обикновено тези спорове са предхождани от инициирането на административно-наказателни мерки по чл.81 ЗМГО, водене на граждански искове по чл.75 от ЗМГО или наказателни производства по чл.172б от НК, дела за нелоялна конкуренциа по чл.35, ал.2 от ЗЗК и т.н. Именно тези действия на ответника постфактум са лесно доказуеми, защото описаните производства обикновено са висящи и те със сигурност сочат волята да се използва недобросъвестно регистрираната марка против реалния и притежател, с цел да се извлече имотна облага чрез предложения за продажба на марката, учредяване на лицензия, заплащане на обезщетения, налагане на административни глоби или действия за преустановяването на по-нататъшното използване на марката от ищеца в търговската му дейност на територията на България.
Във всички изброени хипотези, недобросъвестната регистрацията на марката от ответника води до нарушаване на принципа на правото да не се вреди другиму (“neminem laede”). Ето защо според мен е удачно на основание чл.389 от ГПК и с оглед спецификата на установителните искове по чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО да бъде поискано от съда в полза на ищеца допускането на привременната мярка, визирана в хипотезата на чл.76ж, ал.1, т.1 от ЗМГО. Чрез това процесуално действие ищецът създава възможност за охрана на интересите си в рамките на висящото производство по установителния иск за заличаване на марката на основание недобросъвестност, като иска от съда да разпореди писмено и изпрати съощение на ответната страна, че забранява извършване на действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на заявената и постфактум регистрирана недобросъвестно марка. Тази привременна мярка би следвало да бъда поискана с оглед опасността ответната страна да инициира някое от сочените по-горе производства за “отстояване на правата си”, без правно основание, което да доведе до допълнително увреждане на ищеца. След финализиране на съдебното производство с влязло в сила решение, ищецът депозира искане за заличаване на търговска марка на основание чл.26, ал.3, т.4 от ЗМГО в Патентно ведомство, като единственото доказателство, което представя в него е съдебното решение. На базата на така инициираното производство Патентно ведомство взима решение за заличаване на недобросъвестно заявената марка.
Автор: адвокат Атанас Костов