Непрякото объркване като важен материалноправен критерий при оценката на търговските марки.
1.Увод.
Темата за непрякото объркваме при търговските марки е особено важна от гледна точка на съдебната практика и детайлното, правилно и фокусирано правоприлагане, касаещо психологическите и оценъчни, интелектуални критерии у потребителя по отношение на преценката/объркването чия е собствеността на даден знак[1] – в частност търговска марка.
В практиката както на ЕUIPO, така и на българското Патентно ведомство се споменава факта, че въпреки че както прякото, така и непрякото объркване са свързани с грешки от страна на потребителя, важно е да се помни, че тези грешки са много различни по своя характер. Прякото объркване не включва процес на разсъждение - става въпрос просто за объркване на една марка с друга. От друга страна, непрякото объркване възниква само когато потребителят действително е разбрал, че по-късната марка е различна от по-ранната, т.е тук е налице една психологическа оценка на вече позната марка или на отличаване на една марка от друга, което въпреки това води до объркван. Всичко това означава, че при непрякото объркване грешката в предмета и в собствеността е осъзната, тя е установена като негативен факт. Тези критерии като разграничение във видовете объркване могат да бъдат забелязани и като изградени императивни норми в съответните законодателства. В българската материалноправна рамка, това е нормата на чл.12, ал.2 от ЗМГО, която изгражда следните хипотези на объркването: при подадена опозиция, марката не се регистрира, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Естествено непрякото объркване е най-силно изразено при марките, които са общоизвестни или се ползват с известност, като там българският законодател е закрепил правилото на чл.12, ал.3 от ЗМГО, че не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, независимо дали са идентични, сходни или не на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, или в случаите на марка на Европейския съюз - на територията на Европейския съюз, и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или би ги увредило.
Настоящето изложение има за цел именно това – да разгледа в детайл различните юридически детайли в европейската и националната съдебна практика по темата „непряко объркване“, касаещи този критерий за оценка на сходството и идентичността при марките, както и неговите юридически ефекти, възникващи с оглед увреждането на собственика на по-ранната марка, спрямо която потребителят е объркан, психологически осъзнавайки това обстоятелство като незакосъобразен юридически факт.
2.Европейска практика по проблема „непряко объркване“.
При изследването на темата „непряко объркване“ в практиката по маркови дела на територията на Европа напоследък става все по-очевидно, че различни ведомства – например Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство (UKIPO) и Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO), заемат противоположна позиция по отношение на начина, по който възприемат, оценят и интерпретират в практиката си критерия „непрякото объркване“. След Brexit редица паралелни опозиции в Обединеното кралство и ЕС демонстрират това разминаване в гледните точки, включително неотдавнашното дело „ASICS Corporation“ срещу „World Champion Imprint Club Limited“.
Както в Закона за марките на Обединеното кралство от 1994г., така и в Регламента за марките на ЕС изрично се посочва, че „вероятността от объркване включва вероятността от асоцииране с по-ранната марка“. Въпреки това, в делото „ASICS“ срещу „World Champion Imprint Club“ се наблюдава рязък контраст между позициите на ведомствата по този въпрос от значение за правилното тълкуване на нарушенията, касаещи права върху търговски марки.
2.1. През ноември 2022 г. японската фирма за спортни стоки „ASICS Corporation“ - успя да спечели опозицията си в Обединеното кралство срещу „World Champion Imprint Club“, като Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство (UKIPO) установи вероятност от объркване въз основа на наличието на критерия „непряко объркване“ между двете сравнявани марки(виж фи.1 и фиг.2). Въпреки това, само няколко месеца по-рано, EUIPO постанови по две опозиции B3142170 и B3142186, инициирани по същата тема, че не съществува вероятност от объркване между съответните марки.
Фиг.1 
фиг.2 
Анализът на Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство(UKIPO) по темата „непряко объркване“, включва съображения относно позицията на пазара правните субекти, които участват в производството. Мотивите на ведомството (UKIPO) по опозиционното производство O/949/22 стигат до заключението, че при наличието на засилена отличителност и репутация, които в случая касаят по-ранните марки на „ASICS“, съществува възможност за логично разширяване, съответно асоцииране на марката или подмарката, което води до непряко объркване. Поради това в решението, което обхваща почти 60 страници мотиви[2], се приема, че заявените от „World Champion Imprint Club“ две търговски марки - UK00003495813 AND и UK00003495815, създават вероятност за асоцииране и опозицията на „ASICS“ е успешна, точно поради наличието на възможност за „непряко объркване“.
Основният мотив изхожда от виждането на UKIPO, че Объркването може да бъде пряко или непряко. Разликата между тези два вида объркване на потребителя е обяснено в друго опозиционно дело, част от практиката на UKIPO,[3] в което вещото лице Яин Първиз( от англ. Iain Purvis) извежда следния довод:
„Въпреки че и прякото, и непрякото объркване включват грешки на потребителя, важно е да се помни, че тези грешки са много различни по своя характер. Прякото объркване не включва процес на разсъждение – то е просто свързано с това да се сбърка една марка с друга. Косвеното или „непряко объркване“, от друга страна възниква само в случаите, когато потребителят действително е разпознал, че по-късната марка е различна от по-ранната. Следователно тя изисква някакъв вид умствен процес от страна на потребителя, когато той или тя вижда по-късната марка. Този извод може да бъде съзнателен или подсъзнателен, но анализиран от формална гледна точка, е нещо подобно на съждението: „По-късната марка е различна от по-ранната марка, но има и нещо общо с нея. Като се вземе предвид всичко казано в този контекст и сравнението с по-късната марка като цяло, стигам до заключението, че тя може да се възприеме като друга марка на притежателя на по-ранната марка“.
Така UKIPO приема, че при непрякото объркваме много често друга търговска марка (или сходен знак) се асоциира от потребителя по такъв начин, че да го накара да вярва, че стоките или услугите са били ко-брандирани(или ребрандирани) и че съществува икономическа връзка между притежателя на знака и притежателя на марката, дължаща се например на сливане или придобиване на предприятия, лицензиране и т.н.
2.2. Контрастна по същата тази тема е правна уредба на ЕС за нарушаване на права върху търговски марки. Оценката на EUIPO по същия този казус, касаещ споменатите вече две опозиции B3142170 и B3142186, които се развиват в соченото европейско ведомство, не обхваща съображенията, които се разпростират върху непрякото объркване, изследвани детайлно от аналогичното английско ведомство. EUIPO счита, по мое мнение доста повърхностно счита, че марките, срещу които е подадено възражението, са фигуративни, състоящи се от словни елементи, докато по-ранните марки на „ASICS“ съдържат абстрактни фигуративни елементи, поради което не могат да бъдат сравнявани и следователно не може да съществува вероятност от объркване. В случая, според EUIPO, се прилагат принципите от важното решение на Съда на ЕС „Sabel“. В това знаково дело, мотивите на решението гласят:
„Критерият за вероятност от объркване, който включва вероятността от асоциация, трябва да се тълкува в смисъл, че самата асоциация, която обществеността може да направи между две марки в резултат на тяхното аналогично семантично съдържание, сама по себе си не е достатъчно основание да се заключи, че съществува вероятност от объркване по смисъла на тази разпоредба.“
EUIPO приема също по споменатите по-горе две опозиции[4], че единствената връзка визуално между знаците е фактът, че и двата се състоят от специфични извити линии. Те обаче се различават дотолкова, че по-ранният знак – точи на „ASICS“ , се състои само от една извита линия докато оспорваният знак – марката „World Champion Imprint Club“, се състои от три извити линии, които освен това са подредени по начин наподобяващ футболна топка. Освен това извитите линии, използвани в двата знака, се различават по няколкото си различни признаци. Освен че са разположени по доста различен начин в рамките на знаците, извитите линии в и двата знака следват противоположни посоки. Линиите в оспорвания знак „World Champion Imprint Club“ са по-дълги и по-тънки в сравнение с тези на по-ранния знак на „ASICS“.
Освен това извитите линии в оспорвания знак ясно наподобяват футболна топка, докато по-ранният знак(този на „ASICS“) остава абстрактна фигура без конкретно значение. В това отношение отделът по опозиции на EUIPO припомня, че оценката на сходството между две марки означава нещо повече от това да се вземе само един компонент на комбинирана марка и да се сравни с друга марка. Напротив, общото правило следва да бъде да се сравняват тези знаци в тяхната цялост, като се взема предвид преди всичко цялостното впечатление, което се създава. Практиката по маркови дела сочи, че потребителят обикновено възприема марката в цялост и не пристъпва към анализиране на различните й детайли (Решение от 12.06.2007 г., C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
Вследствие на всичко казано, EUIPO изгражда мотиви, че не може изкуствено да да се отдели само една част от оспорвания знак (една крива линия), която да се завърти, за да се твърди, че има визуална прилика между двете сравнявани марки. Сравнението на знаците трябва да се извърши въз основа на знаците, както са действително регистрирани, а не въз основа на тяхната потенциална употреба или възможни различни ъгли на възприемане. Следователно, когато се разглежда въпросът дали оспорваният знак попада в някое от относителните основания за отказ, за да отчете обективно правата на страните и обхвата на закрилата им, EUIPO изгражда мотива, че марките трябва да бъдат разглеждани от опозиционни състав така, както са заявени.
И накрая, знаците се различават поради словния елемент на оспорвания знак „World Champion Imprint Club“ и неговото стилизирано изображение, който обаче има само декоративен характер според EUIPO. Макар да е вярно, че словният елемент „World Champion Imprint Club“ е със слаба отличителна способност, ако изобщо има такава за съответната публика, то смисълът му не може да бъде напълно пренебрегнат (игнориран) при цялостното сравнение на знаците.
ЕUIPO заключва мотивите си с извода, че всичко това е вярно, дори ако се приеме, че словният „World Champion Imprint Club“ елемент няма отличителен характер (както се твърди от страна на опонента, в лицето на „ASICS“). Освен това трябва да се вземе предвид фактът, че когато знаците се състоят както от словни, така и от образни елементи, по принцип словният елемент на знака обикновено има по-силно въздействие върху потребителя, отколкото фигуративният компонент.
Рядко ми се случва, но съм длъжен да кажа, че в конкретния случай не съм съгласен с решенията на отдел „Опозиция“ на EUIPO по коментираните две опозиции, тъй като мотивите като цяло изглеждат напаснати към обслужване на тезата на една международна организация, на фона на основателната претенция на световноизвестна фирма, в лицето на „ASICS“. Моето лично, разбира се неангажирашо мнение е, че в настоящия казус наистина е налице косвеното или „непряко объркване“, което както правилно английското ведомство UKIPO е забелязло, възниква именно случаите, когато потребителят информирано е разпознал по-ранната марка в по-късната, като на базата на този интелектуален процес е възникнала опасността за объркване с изграждане на мнение, че двете марки са с един и същи собственик като произход, че са обект на вид ребрандиране, прелицензиране и т.н – всичко, което води до извода „непряко объркване“. Да, наистина общото впечатление е важно, но също толкова важни са и разпознаваемите, в случая образни и абстрактни елементи на една общоизвестна марка, чиито източник не може да бъде объркан като послание, което вплетено в по-късна марка, винаги води до концептуална имитация инепряко объркване, съответно до заблуда на потребителя относно субекта, титуляр на правата.
3.Национална практика по проблема „непряко объркване“.
Закона за марките и географските означения в своя чл.12, ал.2 изгражда императивното правило, че при подадена опозиция не се регистрира търговска марка когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Ако погледнем последното предложение на този текст, в него точно и ясно откриваме формулировката за непряко объркване, пресъздадена в българското марково право. От тук критериите, които бихме могли да изведнем като определящи за настъпване на „непрякото объркване“ са следните:
- степен на сходство между марките – дори частичното сходство от средна или висока степен, съответно на образния или словния елемент понякога може да е достатъчно за интелектуалния извод, че марките са с един и същи източник на произход;
- разпознаваемост на по-ранната марка – колкото по-популярна е тя, т.е ако тя е общоизвестна или ползваща се с известност в определена гилдия или част от търговията, толкова по-голям е рискът от асоциативно/непряко объркване;
- търговската практика – в много браншове различни видове марки, които са сходни илои представляват вариация на една от друга или вид ребрандиг, наложен от развитието концептуално на даден бранд, води до извода при потребителя, че когато види подобна марка като образен или словен елемент за връзка между марките, ако е обичайно е забелязал различни варианти на дадена марката да се използват от едно дружество;
- целева потребителска група – много често непрякото объркване се наблюдава по-скоропри обикновени потребители, а не при професионалисти в даден бранш или индустрия, които ежедневно следят конкретни марки тяхното развитие по отношение на конкретни продукти, стоки или услуги.
От тук можем да стигнем до извода, че непряко объркване при марките или т.нар „косвено“ или „асоциативно объркване“, е юридически факт, който се изразява в объркване у потребителя не поради идентичност или сходство, водещо до извода, че стоките или услугите идват от един и същи източник, а защото потребителят може да си помисли, че двете марки са свързани или асоциирани по някакъв начин — например, че едната е подмарка, франчайз или по друг начин свързана с другата. Ето защо непрякото объркване като юридически факт е предвиден в хипотезиса на правна норма на чл.12, ал.2 от ЗМГО, с настъпването на който, настъпват и предвидените в диспозицията й последици.
Всичко казано откриваме и като мотиви в българската съдебна практика, която прави в няколко решения детайлен анализ на европейските правни норми с пряко действие на територията на България (Регламент (ЕС) 2017/1001 и Директива (ЕС) 2015/2436), като определя „непрякото объркване“ при марките за настъпило при следния фактически състав:
- при сходство между марките – визуално, фонетично, концептуално;
- при сходство или идентичност между стоките/услугите;
- при разпознаваемост и репутация на по-ранната марка;
- при очаквания свързани с объркване на информирания потребител, който е разумно информиран и внимателен, че двете марки, предмет на неговата оценка, са свързани или асоциирани по някакъв начин чрез ребрандинг, лицензиране и друг вид разрешено използване от титуляра на по-ранната, обикновено общоизвестна или ползваща се с известност марка(без това да е задължително).
ВАС например изгражда задълбочени мотиви по темата[5], като приема за вярно, че дори при отсъствие на пряко объркване (т.е. потребителят да сметне, че продуктите са на една и съща компания), може да има непряко объркване, ако последният си помисли, че марките са свързаниили могат да бъдат асоциирани чрез търговските им канали. Делото разглежда марка, чиято визуална прилика с по-ранна марка е довела до извод за вероятност от асоциация, въпреки различието в крайните продукти.
В друго свое решение, което касае конкурентно право и случаите на имитация на търговска марка по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), ВАС приема[6], че в разпоредбата на чл.13, ал.1, т.2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е посочен критерият за наличието или липсата на сходство между използваното означение и търговската марка. А той е вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на използвания знак с търговската марка. Вероятността за объркване е посочена и като предмет на изследване в Методическите указания по прилагане на чл.12 ЗМГО. Възможността за объркване е пряко и непряко. При това преценката следва да се основава на общото впечатление, което означението( в конкретния казус – фирменото наименование) и марката създават. Тъй като казуса в конкретния случай касае конкурентно право, в частност случаите на имитация на турговска марка, ВАС постановява мотиви, че при така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи за нарушението по чл.35, ал.2 ЗЗК. Според тази разпоредба забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.
Релевантно за приложението на чл.35, ал.2 от ЗЗК в конкурентното право, е установяването на действия по използване на чужда регистрирана марка, фирма или географско означение. Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за марките и географските означения правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност идентичен знак. Ако се установи, че е налице идентичност или сходство на един или повече елементи от марката, което е от естество да заблуди потребителите относно автора на услугата, ще е налице използване на същите по начин, който може да доведе до увреждане на интересите на автора на имитираната услуга. Задължителна предпоставка при непряко объркване в хипотезата на чл.35, ал.2 от ЗЗК е в случая имитираният елемент (фирма, марка) да се свързва с продукт, притежаващ определена известност.
Такова изискване по ЗМГО обаче няма, като ВАС в едно от най-новите си решения[7] по опозиционни дела споделя мотив, че дори и когато опонента не е предявил претенция за обявяване на марката за общоизвестна или ползваща се с известност и съдът я е разгледал единствено и само през призмата на придобитата отличителност на знака, то може да се приеме, че законодателят дава защита на по-ранната марка при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност, т.е. вероятността за непряко объркване може да възникне и без марката да е общоизвестна или ползваща се с известност.
Що се отнася до практика на българския съд по търговски дела, касаещи деликтни искове за обезщетения от нарушение на търговски марки, то съдът( в конкретния казус СГС) в свое решение[8]приема, че асоциативната връзка у потребителя може да се изрази в очакването му, че двете марки принадлежат на свързани компании, което води до „непряко объркване“ и е достатъчно основание за отказ на регистрация на по-късната марка. По казус, който касае друго въззивно дело, това по т. дело № 3044 по описа за 2019 Апелативен съд София, второинстанционният съд коментира в мотивите си, че е възможно да настъпи непряко объркване, когато потребителите могат по-лесно да направят връзка за единен произход на двете сравнявани марки в производството[9]. В този съдебен акт Апелативен съд коментира във въззивната проверка решението по т.д. № 2540 по описа за 2017г. на СГС. В решението на първоинстанционния съд – СГС, се изграждат мотиви, че пряко объркване е много възможно при процесната национална марка поради много сходните обемни форми, но дори и да се приеме, че пряко объркване е невъзможно поради наличие на надписи на европейска марка(сравнявана в този казус с националната), то потребителите могат непряко да се объркат, защото много по-лесно могат да направят връзка за единен произход. Релевантните потребители по този казус са професионалните продавачи на наливна парфюмерия, чието внимание е по-високо. Последното обстоятелство се потвърждава и от трите вещи лица от тройната експертиза, ангажирана по делото.
4.Заключение:
Критерият „непряко объркване“ е ключов при детайлната, професионална оценката на всеки казус в марковото право относно общото впечатление, което предизвиква една марка у потребителя. Ето защо непрякото объркване като юридически факт е предвиден в хипотезиса на различни правнинорми в българското право, с реализирането на които, настъпват и предвидените в диспозицията им презюмирани последици.
В практиката е доказано, че не е задължително марка да се ползва с известност или да е общоизвестна, за да може потребителят да заключи, че двете сравнявани марки принадлежат към един и същи титуляр, на базата на евентуален ребрандинг, прелицензиране, сменяне на концепцията за представяне на марката и т.н. В този контекст е важно да се отбележи, че непрякото объркванеможе да възникне както по дела, които касаят нелоялна конкуренция в смисъла на чл.35, ал.2 от ЗЗК, така и при казуси по опозиция на търговска марка в различните хипотези на чл.12 от ЗМГО, но и при чисто търговски спорове по чл.118 и сл. от ЗМГО, свързани с деликтно поведение и претендиране на обезщетения за нарушаване на търговски марки.
Автор: адв. Атанас Костов
[1] Аргумент от чл.13 от ЗМГО;
[2] Решението по опозиционното производство O/949/22 на UKIPO може да бъде открито онлайн тук: https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o94922.pdf
[3] Виж делото L.A. Sugar Trade Mark, BL O/375/10 на опозиционния състав на UKIPO;
[4] Решението по опозиция B3142170 може да бъде открито онлайн, с сайта на EUIPO тук: https://euipo.europa.eu/copla/document/334YmF
[5] Виж решение на ВАС по адм. д №10079/2011/2012г.;
[6] Така решение №458/15.01.2015г. по адм.д №14420/2013;
[7] Виж решение №8012/27.06.2024г. по адм.д № 5471/2023г.;
[8] Виж решение на СГС по т.д. № 879/2015г.;
[9] Така решение от 18.04.2019г. по т.д. № 2540 по описа за 2017г. на СГС, VI-23с.