Заключение на Генералния адвокат на ЕС, касаещо преюдициално запитване по спор между търговска марка и домейн.

Заключение на Генералния адвокат на ЕС, касаещо преюдициално запитване по спор между търговска марка и домейн.

Г-ЖА V. TRSTENJAK

представено на 10 февруари 2010 година(1) 

Дело C‑569/08

Internetportal und Marketing GmbH

срещу

Richard Schlicht

(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия)

„Интернет — Домейн от най-високо ниво .eu — Регламент (ЕО) № 874/2004 — Член 21 — Регистриране на домейн от собственика на национална марка, придобита с единствената цел да бъде разрешено това регистриране по време на първата фаза на поетапното регистриране — Понятие за право — Понятие за законен интерес — Понятие за недобросъвестност — Член 11 — Правила за транскрипция на специалните знаци — Недобросъвестно регистрирана национална марка“

I –    Въведение

1. В основата на настоящото дело е акт за преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на основание член 234 ЕО, с който запитващата юрисдикция сезира Съда с пет въпроса относно тълкуването на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004(2). 
2. Тези въпроси възникват в рамките на спор между предприятието Internetportal und Marketing GmbH, експлоатиращо интернет сайтове и извършващо търговия с продукти по Интернет (наричано по-нататък „жалбоподател“), от една страна, и г‑н Richard Schlicht, притежател на марката от Бенелюкс „Reifen“, която възнамерява да използва за нови почистващи препарати, по-специално за стъкла(3) (наричан по-нататък „ответник“), от друга страна, чийто предмет е името на домейн „“. 
3. По същество въпросите се отнасят до критериите за установяване наличието на „право“, на „законен интерес“ и на „недобросъвестност“ по смисъла на посочения член 21 от Регламент № 874/2004. 

II – Правна уредба

4. Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 година относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво(4) според своя член 1 съдържа общите правила за прилагане на .eu домейна от най-високо ниво, включително определянето на регистър, и установява структурата на общата политика, в която ще действа регистърът. 
5. Съгласно шестнадесетото съображение от този регламент тази обща политика трябва да гарантира на притежателите на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и на обществените организации в областта на спекулацията и злоупотребата с регистриране на имена на домейни, определен период от време („sunrise period“), през който регистрирането на имената на техните домейни „е запазено изключително“ за такива притежатели на предходни права и за тези обществени организации. 
6. Член 5 („Политическа рамка“) от Регламент № 733/2002 гласи: 

„1.      […] Комисията приема правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на .eu TLD и принципите на обществена политика при регистрация. [Обществената] политика включва: 

а)      [политика на] извънсъдебно решаване на спорове […];

б)      обществена политика при спекулативно регистриране и регистриране, с което може да се злоупотреби, на [имена] на домейн, включително възможност за регистрации на [имена] на домейн по етапи, за да се гарантират подходящи временни възможности за притежателите на [предходни] права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и за обществените [организации], за да се регистрират техните [имена]; 

[…]“

7. Дванадесетото съображение от Регламент № 874/2004, приет в съответствие с посочения член, предвижда, че: 

„С цел да се запазят предходни права, признати или установени в законодателството на Общността или националното законодателство, трябва да се създаде процедура за [поетапно регистриране]. Поетапната процедура следва да включва два етапа, за да гарантира на [притежателите] на права, преди влизането в сила на настоящия регламент, подходящи възможности да регистрират имената, върху които те вече имат права. […] В случай че има двама или повече заявители за име на домейн, всеки от които с [предходно право], при присъждането на това име се следва принципът „първи дошъл — първи обслужен“. 

8. Член 3 („Заявки за регистриране на име на домейн“) от Регламент № 874/2004 предвижда следното: 

„Заявката за регистриране на име на домейн включва следните елементи:

[…]

в)      декларация в електронен вид, с която заявителят декларира, че според него заявката за регистриране на име на домейн е направена [добросъвестно] и не нарушава правата на трети лица. 

[…]“

9. Член 10 („Страни, които могат да бъдат регистрирани[,] и имена, които те могат да регистрират“) от Регламент № 874/2004 гласи: 

„1.      [Притежателите на предходни права], признати или установени от националното право [и]/или от правото на Общността […], имат право да поискат регистрирането на имена на домейн през определен период, съгласно процедура за поетапно регистриране, преди да е започнало общото регистриране в домейна .eu. 

Терминът [„предходни права“] включва, inter alia, регистрирани национални […] търговски марки и търговски марки на Общността, географски указания или означения за произход, и доколко те са защитени от националното право на [държавите членки], където се поддържат, имената на нерегистрирани марки, търговските наименования, идентификаторите на предприятия, имената на компании, фамилните имена и точните заглавия на защитени литературни и художествени творби. 

[…]

2. Регистрирането въз основа на [предходно право] се състои в регистрирането на пълното име, за което съществува [предходното право], както е записано в документацията, която доказва, че съществува такова право. 

[…]“

10. Член 11 („Специални знаци“) от Регламент № 874/2004 предвижда следното: 

„За регистрирането на пълни имена, съставени от повече думи или текстови елементи или [от] думи, отделени една от друга с интервал, името на домейн, образувано чрез обединяването на частите на пълното име чрез тире или чрез сливането им, се счита за пълно име. 

Когато името, за което се претендира за [предходни права], включва специални знаци, интервали или пунктуация, тези знаци изцяло се елиминират от съответното име на домейн, като се заменят с тире или[,] когато това е възможно, се пренаписват с нормални знаци. 

Специалните знаци и знаци за пунктуация, както е посочено във [втора алинея], включват следното: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] \ /: ; ' , . ? 

[…] За всичко останало името на домейна е идентично с текстовите елементи или елементите на думата на името, защитено с [предходно право].“ 

11. Член 12 („Принципи на поетапното регистриране“) от Регламент № 874/2004 гласи: 

„1.      Поетапното регистриране започва […] само ако е изпълнено изискването на член 6, [първа алинея] […].

Регистърът публикува датата, на която започва поетапното регистриране, най-малко два месеца предварително и съответно информира за това всички акредитирани регистратори. 

[…]

2. Продължителността на поетапното регистриране трябва да бъде четири месеца. Общото регистриране на имена на домейни [„Landrush period“] не започва преди края на периода за поетапно регистриране. 

Поетапното регистриране протича на две фази, всяка от които по два месеца.

По време на първата фаза от поетапното регистриране само регистрираните национални търговски марки и търговските марки на Общността, географските означения и наименования и акронимите, посочени в член 10, параграф 3, могат да бъдат предлагани за регистриране като имена на домейни от носителите и лицензиантите на [предходни права] върху тези имена и от [обществените организации], посочени в член 10, параграф 1. 

По време на втората фаза от поетапното регистриране имената, които могат да бъдат регистрирани по време на първата фаза, както и имената, свързани с всички други [предходни права], могат да се предлагат за регистриране като имена на домейни от [притежателите] на [предходни права] върху тези имена. 

3. Заявката за регистриране на име на домейн, основаваща се върху [предходно право] по смисъла на член 10, параграфи 1 и 2, включва позоваване на правното основание по националното право или от правото на Общността за право върху името, както и друга релевантна информация, като номер на регистрацията на търговската марка, информация за публикуване в официален вестник или в правителствен вестник, информация за регистриране в професионални или бизнес асоциации и търговски камари. 

[…]

6. Споровете за име на домейн се решават съгласно правилата, предвидени в глава VI.“
7. Член 21 („[Спекулация и злоупотреба при регистрациите]“) от Регламент№ 874/2004 гласи: 

„1.      Регистрирано име на домейн се отнема в рамките на [съответното извънсъдебно или съдебно производство], когато това име е идентично или объркващо подобно на име, по отношение на което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, като правата, посочени в член 10, параграф 1, и ако: 

а)      е било регистрирано, без [притежателят] му да е имал право или законен интерес върху името, или

б)      е било регистрирано или използвано недобросъвестно.

2. Наличие на [законен] интерес по смисъла на параграф 1, буква а) може да има, когато:

а)      преди каквото и да е известие [за производство] за извънсъдебно разрешаване на спорове [притежателят] на името на домейн е използвал това име или име, съответстващо на името на домейн в рамките на предлагане на стоки или услуги, или може да се докаже, че се е подготвил за това; 

б)      [притежателят] на име на домейн, в качеството му на предприятие, организация или физическо лице, е бил известен под това име на домейн даже и при отсъствието на права, признати или установени от национално право и/или правото на Общността; 

в)      [притежателят] на име на домейн осъществява законно нетърговско или правилно използване на име на домейн, без намерение да заблуждава потребителите или да вреди на репутацията на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство [и]/или от законодателството на Общността. 

3. [Недобросъвестност] по смисъла на параграф 1, буква б) може да има, когато:

а)      обстоятелствата показват, че името на домейн е било регистрирано или придобито предимно за продажба, отдаване под наем или прехвърляне по друг начин на името на домейн на [притежателя] на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността[,] или [на обществена организация]; или 

б)      името на домейн е било регистрирано, за да се попречи на [притежателя] на такова име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността[,] или [на] обществена организация, да отрази това име в съответното име на домейн, при положение че: 

1. i)      това поведение от страна на [заявителя за регистрация] може да бъде доказано; или
2. ii)      името на домейн не е било използвано по съответен начин в продължение на най-малко две години след датата на регистрирането; или 

iii)      в момента, в който започва [производство] за извънсъдебно решаване на спорове, [притежателят] на име на домейн, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, или [притежателят] на име на домейн от обществена организация е декларирал намерението си да използва името на домейн по съответния начин, но не е успял да направи това в рамките на шест месеца от деня, в който е [започнало производството] за извънсъдебно решаване; 

в)      името на домейн е регистрирано с цел предимно да се попречи на професионалните действия на конкурент; или

г)      името на домейн целенасочено е било използвано, за да привлича [и]нтернет потребители за търговска печалба към интернет [сайта] на [притежателя] на име на домейн или към друго [негово] онлайн [пространство], като се създава вероятност за объркване с името, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността[,] или [с] името на обществена организация, като такава вероятност за объркване [се отнася до] източника, спонсорирането, присъединяването или утвърждаването на интернет [сайта] или [другото онлайн пространство], или на стока или услуга [, предлагани на интернет сайта или в другото онлайн пространство на притежателя]; или 

д)      регистрираното име на домейна е собствено име, за което не може да се покаже, че съществува връзка между [притежателя на името] на домейна и регистрираното име на домейна. 

[…]“

13. В член 22 („[Производство] за извънсъдебно решаване на спорове“, наричано по-нататък „производство за ADR“)(5) от Регламент № 874/2004 се предвижда следното: 

„1.      [Производството] за извънсъдебно решаване на спорове може да бъде започнат[о] от която и да е от страните, когато:

а)      регистрирането е спекулативно или [при условията на злоупотреба] по смисъла на член 21, или

б)      решението, взето от Регистъра, противоречи на настоящия регламент или на Регламент (ЕО) № 733/2002.

[…]

11. В случай на [производство] срещу [притежател] на име на домейн, комисията за извънсъдебно решаване на спорове решава, че името на домейна трябва да бъде отнето, ако намери регистрацията за спекулативна или [при условията на злоупотреба], както е определено в член 21. Името на домейна се прехвърля на тъжителя, ако той иска регистрирането на това име и ако отговаря на общите критерии за право на регистрация, предвидени в член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002. 

[…]

13. Резултатите от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове са задължителни за [страните], освен ако не е [инициирано съдопроизводство] в рамките на 30 календарни дни след обявяването на резултата от [производството] за извънсъдебно решаване на спорове на страните.“ 

III – Факти, главно производство и преюдициални въпроси

14. Жалбоподателят експлоатира интернет сайтове и извършва търговия с продукти в мрежата. За да може да регистрира домейни в рамките на първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, той подава заявка в шведския регистър на марките и получава одобрение за регистрация на общо 33 немски родови наименования в качеството на марки, като всеки път е използвал специалния знак „&“ преди и след всяка буква или между буквите. Предмет на заявката на жалбоподателя от 11 август 2005 г. е регистрация на словната марка „&R&E&I&F&E&N&“ в международен клас 9 (предпазни колани), която става факт на 25 ноември същата година. 
15. Жалбоподателят никога не е имал намерението да използва тази марка за предпазни колани, но според декларация на PricewaterhouseCoopers, дружество, натоварено от EUDR с проучването на заявките за домейни, той счита, че вследствие на регистрирането на тази марка като .eu домейн от най-високо ниво съгласно „правилата за транскрипция“ знаците „&“ трябва да бъдат отстранени и следователно се запазва терминът „гуми“, като според него последният в никакъв случай не трябва да бъде защитен от правото относно марките като родово наименование. 
16. Всъщност по време на първата фаза на процедурата за поетапно регистриране домейнът „www.“ е регистриран за жалбоподателя на основата на шведската му марка „&R&E&I&F&E&N&“. Жалбоподателят е внесъл заявка за регистриране на 180 имена на домейн, съставени от родови наименования. С домейна „www.“ жалбоподателят цели да експлоатира интернет сайт за търговия с гуми, но според запитващата юрисдикция все още не е предприел съществени подготвителни мерки за реализиране на сайта предвид висящото производство и предварителното извънсъдебно производство. В момента на регистрация на домейна ответникът е непознат за жалбоподателя. 
17. Ответникът е притежател на словната марка „Reifen“ (гуми), заявена на 10 ноември 2005 г. в службата за марките на Бенелюкс и регистрирана на 28 ноември 2005 г. за клас 3 (препарати за избелване и пране; […] почистващи препарати, и по-специално за почистване на прозорци, с включени наночастици) и клас 35 (спомагателни дейности за търговията с подобни почистващи препарати). 
18. От друга страна, на 10 ноември 2005 г. ответникът подава заявка за регистриране на словна марка на Общността „Reifen“ в клас 3 (почистващи препарати за стъклените повърхности на прозорци и за горните повърхности на слънчеви инсталации, по-специално препарати с включени наночастици) и в клас 35 (почистване на стъклени повърхности, както и на слънчеви инсталации за трети лица). С тази марка той възнамерява да извършва търговия в цяла Европа с „почистващи препарати за горната част на стъклени повърхности“ и поверява разработването им на предприятието BERGOLIN GmbH & Co KG. На 10 октомври 2006 г. мостра от почистващия разтвор I (REIFEN A) е вече налична. 
19. Ответникът се противопоставя на регистрацията на името на домейна „www.“ в полза на жалбоподателя пред чешкия арбитражен съд, който с решение от 24 юли 2006 г.(6) уважава жалбата му и отнема от жалбоподателя името на домейн „reifen“, за да го прехвърли на ответника. 
20. Арбитражният съд счита, че предходната му съдебна практика по дела срещу Регистъра (EUDR) следва да се прилага по аналогия към настоящото производство срещу притежателя на домейна. От нея следва знакът „&“, съдържащ се в дадена марка, да не бъде отстраняван, а да бъде пренаписан с нормални знаци. Жалбоподателят очевидно е искал да заобиколи техническото правило на член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 в цяла поредица от случаи. Следователно е проявил недобросъвестност при подаване на заявката си за регистриране на спорното име на домейн. 
21. След това на 23 август 2006 г.жалбоподателят предявява иск в срока, предвиден в член 22, параграф 13 от Регламент № 874/2004, с който иска да се постанови името на домейн „reifen“ в домейна от най-високо ниво .eu да се прехвърля на ответника и да не му бъде отнемано. При условията на евентуалност иска да се постанови, че решението на арбитражния съд от 24 юли 2006 г. е неправомерно, и по-специално че жалбоподателят не може да прехвърли на ответника името на домейн „reifen“ като домейн от най-високо ниво .eu, както и че името на домейн „reifen“ няма да бъде отнето. 
22. Пред низшестоящите национални юрисдикции доводите на страните засягат по същество следните въпроси. 
23. Жалбоподателят счита, че с регистрацията на шведската марка „&R&E&I&F&E&N&“ въз основа на правилата за транскрипция по член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 само е използвал посочените правила, за да получи възможно най-добрата стартова позиция в първата фаза на процедурата за поетапно регистриране. Това намерение не било „недобросъвестно“ по смисъла на член 21 от Регламент № 874/2004, нито пък представлява злоупотреба. 
24. Всъщност той притежавал регистрирана марка, на основата на която е получил домейн „www.“ според принципа „първи дошъл — първи обслужен“. Освен това имал законен интерес върху родовото наименование „Reifen“, защото искал да създаде тематичен интернет сайт под това наименование. Още повече, регистрирането на домейна „“ не било направено с цел да попречи на ответника да ползва Интернет, тъй като изобщо не е бил запознат нито с дейността, нито с продуктите му. В крайна сметка броят марки и регистрирани от жалбоподателя имена на домейн, както и използването им нямали отношение към този случай. 
25. Жалбоподателят смята също, че единствената цел на поетапното регистриране била да защити притежателите на предходни права, но то нямало за предмет родовите наименования да бъдат искани единствено във фазата на общата регистрация. Следователно не е имало пречки родовите наименования да бъдат предмет на заявка за регистриране като имена на домейн още в първата фаза на поетапното регистриране. Член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004 не е бил приложен неправилно предвид факта, че трите предвидени в него възможности (пълно елиминиране, замяна с тире или пренаписване с нормални знаци) са равностойни и че изразът „когато това е възможно“ означава единствено, че третата хипотеза невинаги е приложима. 
26. Ответникът моли да се отхвърли искането, тъй като жалбоподателят е заобиколил неправомерно и недобросъвестно целите на Регламент № 874/2004 — да се попречи на системното и масово регистриране на имена на домейн и да се позволи регистрирането на родови наименования да се извършва само във фазата на общата регистрация. Като подал заявка за масово регистриране на „псевдомарки“, които не са предназначени за използване на пазара, за да може да поиска глобална регистрация по браншове още в първата фаза на поетапното регистриране, запазена за притежателите на предходни права, след което да извършва търговия с тях чрез интернет сайтове, жалбоподателят действал като завземащ киберпространство („domain grabber“). 
27. Умишлено се е възползвал и от явно неправилно тълкуване на член 11, втора алинея от Регламент № 874/2004, тъй като по принцип специалният знак „&“ не е трябвало да бъде отстранен, а да бъде пренаписан с нормални знаци. По тази причина ставало дума за недобросъвестно регистриране по силата на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004. „Псевдомарка“, поискана единствено за получаване на преференциално регистриране на име на домейн, не представлявала предходно право по смисъла на член 10, параграф 1 от Регламент № 874/2004, така че отнемането на домейн можело също да се основава на член 21, параграф 1, буква а) от посочения регламент. 
28. В първоинстанционното производство съдът отхвърля иска и въззивната юрисдикция потвърждава решението по същество. 
29. Жалбоподателят подава извънредна ревизионна жалба пред Oberster Gerichtshof срещу въззивното решение. Като приема, че решаването на спора зависи от тълкуването на общностното право, и по-специално на член 21 от Регламент № 874/2004, запитващата юрисдикция спира производството и поставя на Съда следните преюдициални въпроси: 

„1)      Трябва ли член 21, параграф 1, буква а) от Регламент […] № 874/2004 […] да се тълкува в смисъл, че е налице право по смисъла на тази разпоредба и тогава: 

а)      когато дадена марка е била регистрирана единствено с цел да може да се поиска в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране регистрацията на име на домейн, което съвпада с извлечено от немския език родово наименование, без намерение марката да се използва за стоки или услуги? 

б)      когато марката, на която се основава регистрацията на домейн и която съвпада с извлечено от немския език родово наименование, се отличава от името на домейна, доколкото тя съдържа специални знаци, които са били елиминирани от името на домейна, въпреки че специалните знаци е можело да бъдат пренаписани с нормални знаци, и тяхното елиминиране би довело до това името на домейн да може да се различава от марката, без да съществува опасност от объркване? 

2)      Трябва ли член 21, параграф 1, буква a) от посочения Регламент […] да се тълкува в смисъл, че само в посочените в член 21, параграф 2, букви a)—в) хипотези е налице законен интерес? 

При отрицателен отговор на този въпрос:

3)      Налице ли е законен интерес по смисъла на член 21, параграф 1, буква a) от посочения Регламент […] и тогава, когато притежателят на домейн желае да използва съвпадащия с извлечено от немския език родово [наименование] домейн за тематичен интернет сайт? 

При утвърдителен отговор на първия и третия въпрос:

4)      Трябва ли член 21, параграф 3 от Регламента […] да се тълкува в смисъл, че само посочените в букви a)—д) фактически състави обосновават наличие на недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф l, буква б) от същия Регламент […]? 

При отрицателен отговор на този въпрос:

5)      Налице ли е недобросъвестност по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент […] № 874/2004 и когато името на домейн е било регистрирано в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране на основата на марка, съвпадаща с извлечено от немския език родово наименование, която марка притежателят на домейн е придобил само за да може да подаде заявка за регистрация на домейн в първата фаза от процедурата за поетапно регистриране, като по този начин предшества други заинтересовани лица, и във всички случаи, притежателите на права върху марката?“ 

IV – Производство пред Съда

30. Актът за преюдициално запитване постъпва в Съда на 23 декември 2008 г. 
31. Съгласно определения в член 23 от Статута на Съда срок писмени становища представят жалбоподателят, ответникът, Чешката република, Италианската република и Комисията на Европейските общности. 
32. На съдебното заседание от 10 декември 2009 г. се явяват представителите на жалбоподателя, на ответника, на чешкото правителство и на Комисията, за да представят устни становища. 

V –    Основни доводи на страните

 А –       Предварителни бележки

33. На първо място, жалбоподателят изтъква, че легитимацията му, която произтича от марката „&R&E&I&F&E&N&“, е била приета от European Registry for Internet Domains (EURID) при регистрацията на домейна „www.“. Следователно евентуалните нарушения в това отношение е трябвало да бъдат посочени от ответника в рамките на производство, насочено срещу Регистъра на основание член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, а не в рамките на производство, насочено срещу самия притежател на домейна. Решението на EURID да регистрира домейна „www.“ за жалбоподателя не може повече да бъде преразглеждано в производство inter partes. 

 Б –       По първия въпрос, буква a)

34. Според жалбоподателя съображенията на запитващата юрисдикция по първия въпрос, буква а) се отнасят единствено за производството срещу Регистъра. Ако възразяващият срещу притежателя на име на домейн смята, че Регистърът неправилно е признал легитимацията на притежателя на името на домейна за периода „sunrise“, той е трябвало бързо да започне производство срещу Регистъра. Впрочем жалбоподателят предлага да се даде утвърдителен отговор на първата част на първия въпрос. 
35. Становището на ответника е, че когато дадена марка бива регистрирана, без каквото и да е намерение да бъде използвана, а единствено с цел възползване от определени законови предимства, става дума за „псевдомарка“. Признаването на такъв вид марки за права по смисъла на член 10, параграф 1 или на член 21, параграф 1, буква a) от Регламент № 874/2004 би означавало да се разреши и дори да се насърчи заобикалянето на специфичните разпоредби на този регламент и злоупотребата с тях, приети конкретно за осигуряване на защита на притежателите на „истински“ предходни права. При довода, според който тази цел не е била застрашена, когато „родово наименование“ е регистрирано като име на домейн, не се отчита фактът, че предходните права, които могат да бъдат предявени по смисъла на член 10, параграф 1 или на член 21, параграф 1, буква a) от Регламент № 874/2004, могат също така да включват родови наименования. 
36. Чешката република, подкрепяна в ключовите направления от Италианската република, счита, че преди всичко е необходимо да се определи дали спорната марка в спора по главното производство е била регистрирана недобросъвестно. Фактът, че марката е била регистрирана изключително с цел да се гарантира участие в първия етап на регистрирането на имена на домейн, показва, че от самото начало жалбоподателят е бил ръководен от нелоялно намерение и е преследвал цел, различна от тази, за която са предназначени марките. По този начин жалбоподателят е претендирал за необосновано преимущество или е искал да постави конкуренцията в по-неблагоприятно положение. 
37. Освен това жалбоподателят преднамерено е използвал знаците „&“ в името на марката, което е необичайно и от езикова гледна точка — абсурдно. Спекулативният и опортюнистичен характер на употребата на знаците „&“ се доказва също от факта, че жалбоподателят е регистрирал общо 33 марки за родови наименования, като всеки път е използвал знака „&“ между отделните букви. Щом националният съд заключава, че въпросното регистриране на марката не е направено добросъвестно, не може да се твърди, според становището на Чешката република и на Италианската република, че произтичащото от тази марка право е право по смисъла на член 21, параграф 1, буква a) от Регламент № 874/2004. 
38. Комисията изтъква, че нито Директива 89/104/ЕИО(7), нито Регламент (ЕО) № 40/94(8) подчиняват регистрирането на даден знак като марка на намерението на предполагаемия притежател на марката да използва знака като марка за стоките или услугите, които обхваща. Следователно фактът, че дадена марка е придобита единствено с цел да може да се поиска въз основа на нея регистриране на име на домейн по време на първата фаза на поетапното регистриране, е без значение, за да се определи дали притежателят на име на домейн, който успоредно с това притежава марка, може да се позове на право, произтичащо от тази марка по смисъла на първата възможност, предвидена в член 21, параграф 1, буква a) от Регламент № 874/2004. 
39. Що се отнася до обстоятелството, че името на домейн, регистрирано въз основа на марката, съответства на родово наименование на официален език на Общността, Комисията подчертава, че ако подобно обстоятелство може да има голямо значение в контекста на член 3, параграф 1, букви б)—г) от Директива 89/104 или на член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94, а именно за да се определи дали абсолютно основание за отказ се противопоставя на регистрирането на самата марка, то това обстоятелство е без значение при прилагането на Регламент № 874/2004. 
40. Освен това Комисията напомня, че според практиката на Съда член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 89/104 допуска регистрирането в дадена държава членка като национална марка на дума, заимствана от езика на друга държава членка, която няма отличителен характер или той е описателен за стоките или услугите, за които е поискано регистрирането, освен ако заинтересованите среди в държавата членка, в която е поискано регистрирането, са в състояние да установят значението на тази дума(9). 

 В –       По първия въпрос, буква б)

41. Жалбоподателят смята, че трите хипотези, предвидени в член 11 от Регламент № 874/2004, са равностойни, което произтича от текста на този член. Впрочем жалбоподателят също така поставя под въпрос добросъвестността на ответника при регистрирането на марката му, което според жалбоподателя е направено с единствената цел да постигне по-добра стартова позиция за придобиването на домейна „www.“. 
42. Ответникът счита, че не съществува идентичност между регистрираната марка и спорното име на домейн, защото според него специалният знак „&“ е трябвало да бъде пренаписан с „und“ („и“), а не да бъде елиминиран. Оттук следва, че жалбоподателят по главното производство е нямал никакво право на името на домейн „www.“. 
43. Според Чешката република няма голямо значение какви правила за транскрипция е използвал жалбоподателят при изразяването чрез транскрипция на марката като име на домейн, за да се определи наличието на право по смисъла на член 21, параграф 1, буква a) от Регламент № 874/2004. Член 11 от Регламент № 874/2004 не давал предимство на нито една възможност за транскрипция на специални знаци. 
44. Становището на Италианската република е, че не съществува никакво право, когато марката, върху която се основава регистрирането на домейн, се различава от името на домейн, доколкото тя съдържа специални знаци, които са били елиминирани. 
45. Комисията предоставя общ отговор на част от първия въпрос, буква б), както и на въпросите от втори до пети (вж. по-горе). Във всеки случай и на първо място тази институция отбелязва, че наличието на законен интерес по смисъла на втората възможност, предвидена в разпоредбите на член 21, параграф 1, буква a) във връзка с параграф 2 от Регламент № 874/2004, от една страна, и липсата на недобросъвестност по смисъла на разпоредбите на член 21, параграф 1, буква б) във връзка с параграф 3 от него, от друга страна, представляват уникален факт. Тази гледна точка се подкрепяла от избора на използване на името на домейн от притежателя на име на домейн като уместен критерий колкото в параграф 2, буква a), толкова и в параграф 3, буква б), подточки ii) и iii) от член 21 от Регламент № 874/2004. 

 Г –       По втория въпрос

46. Жалбоподателят, Чешката република и Комисията смятат, че изброяванията, съдържащи се в член 21, параграф 2, букви a)—в) от Регламент № 724/2004, не са изчерпателни. За сметка на това ответникът по главното производство и Италианската република са на противоположното мнение. 

 Д –       По третия въпрос

47. Жалбоподателят и Чешката република считат, че макар жалбоподателят да не е използвал името на домейн преди възникването на спора или да не е доказал, че се е подготвил за това по смисъла на член 21, параграф 2, буква a) от Регламент№ 874/2004, предвид онагледяващия и неизчерпателен характер на посочената разпоредба намерението да управлява интернет сайт би могло да бъде достатъчно основание за доказване на законен интерес. 
48. Становището на ответника е, че твърдението за наличие на някакво намерение за използване на името на домейн не е достатъчно, за да представлява законен интерес. Едно обикновено твърдение за използване не съответства на нито една от хипотезите, предвидени в член 21, параграф 2, букви a)—в). 

 Е –     По четвъртия въпрос

• Търговска марка
• Домейн