Определяне на общоизвестност на търговска марка. Процедура.

Общоизвестна търговска марка. Процедура по обявяване на общоизвестност.

Общоизвестността на една търговска марка се определя на база законовата рамка на чл.50а от ЗМГО. Законът за марките и географските означения в чл.50а, ал.2 определя два начина за обявяване на дадена марка за общоизвестна или ползваща се с известност:

- на базата на инициирано съдебно производство по общия исков ред. Родовата подсъдност за разглеждане на този тип установителни искове в областта на марковото право е прерогатив на Софийски градски съд;

- на базата на инициирано администартивно производство, по искане на лице с правен интерес -  процес, който се развива пред Патентното ведомство като административен орган, с компетентност в марковото право. Искането за обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност по административен ред, може да бъде инициирано само в рмките на производството по опозиция или в производство по искане за заличаване на регистрация на търговска марка.

 1.Исково производство по установаване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България. Исковете по ЗМГО са подсъдни като първа инстанция на Софийски градски съд поради императивната нормата на чл.77 от ЗМГО, която определя специална родова подсъдност по тези дела и представлява едно от изключенията, визирани в чл.104, ал.1,т.7 от ГПК. Искът по чл.50а, ал.2 от ЗМГО може да бъде заведен като инцидентен установителен иск от ищеца или ответника във вече висящ процес, с предмет установяване общоизвестност на марка, което като факт да се явява преюдициално обстоятелство спрямо спорното право(сходна или идентична търговска марка), обект на първоначалния или насрещния иск. Така конструиран искът би представлявал способ за последващо обективно съединяване на искове, чрез който се въвежда в процеса едно преюдициално основание – общоизвестността. Искът по чл.212 от ГПК следва да бъде предявен в срока за отговор на исковата молба(от ответника) или най-късно в първото по делото заседание(от ищеца). По преюдициалността на инцидентния установителен иск, предявен в хипотезата на чл.50а, ал.2 от ЗМГО във връзка с чл.212 ГПК съдът следва да се произнесе не в мотивите, а в диспозитива на решението, като така по отнощение на коментирания иск ще се формира сила на присъдено нещо.

Искът по чл.50а, ал.2 от ЗМГО може да бъде заведен и като положителен установителен иск в хипотезата на чл.124, ал.1 от ГПК. В тази хипотеза ищецът ще трябва да докаже, че е маркопритежател на търговска марка, която се ползва с известност или е общоизвестна на територията на страната, а в доказателствена тежест на ответникът ще е да докаже, че шестте елемента от фактическият състав на чл.50а, ал.1 ЗМГО не са налице. С уважаване на предявения положителен установителен иск, силата на пресъдено нещо обхваща принадлежността на общоизвестана марка в полза на ищеца, като същевременно отрича липсата на завършен фактически състав по чл.50а, ал.1 ЗМГО, което ще е логичната процесуална теза на ответника. Предметът на доказване включва навеждането на достатъчно факти от страна на ищеца за притежанието на общоизвестна или ползваща се с известност марка, с които в исковата молба са обосновали правния си интерес. Така ищецът би установил материалната си легитимация да се намеси в чуждата правна сфера, отричайки правата на ответника – в повечето случаи над сходна или идентична марка. Ако се установи общоизвестността на търговската марка, СГС ще пристъпи към разрешаването на спора притежава ли ответникът претендираните или отричани от него права и противопоставими ли са същите на ищците, след което в съответствие със заявения петитум спорът ще бъде разрешен чрез признаване правата на ищците в хипотезата на чл.50а, ал.2 от ЗМГО.

Кои са шестте елемента от сложния фактически състав на чл.50а, ал.1 от ЗМГО, които следва да бъдат главно доказани като даденост в реална съвкупност заедно и поотделно, за да бъде уважен искът по чл.50а, ал.2 от ЗМГО? Законодателят ги е изброил подробно, както следва:

• степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги;
• продължителност, степен и географска област на използване на марката;
• продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката;
• данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана;
• стойност на марката;
• други обстоятелства.

Първият от тези критерии е “степента на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги”. Според мен този елемент от фактическия състав следва да бъде доказан чрез поставяне на задача на вещо лице и изготвяне на социологическа експертиза, която да изследва потребителските нагласи на различни възрастови групи потребители както и на конкретен делови кръг, ангажиран с разпостранението на съответните стоки или услуги. Целта е да се изследва мението на т.нар “заинтересован потребител” до колко една марка е до такава степен публично наложена и известна, че да се твърди, че тя е станала разпознаваема по такъв начин, че да води до конкретни асоциации у потребителите за стоките и услугите, които се търгуват под нея. Чисто маркетингово всичко това следва да доказва като последица наличен или повишен потребителски интерес, търсене, предлагане и реализация на брандираните с марката стоки и услуги. Това изследване на вещото лице следва да се позовава на обективни социологически факти, доказани чрез анкети с потребители и маркетингови проучвания на реални пазарни данни, а не на предположения, тъй като втората позиция би опорочила бъдещото съдебно решение, ако мотивите му са базирани на косвени данни или догадки на вещото лице, което доста често се случва в практиката по съдебномаркови експертизи. Вещите лица, специалисти по индустриална собсвеност(повечето от които са инженери), много често правят предположения в експертизите си за мнението на “заинтересования потребител” без и за миг да са го проучили обективно като данни. Именно поради това правя бележка, че конкретната коментирана експертиза трябва да е извършена от социолози(а не от представители по индустриална собственост), чрез всестранно и детайлно обследване на посочените вече критерии, като всеки друг подход би бил необективен и би опорочил ненужно съдебния процес с предмет установаваето на общоизвестността на една търговска марка.

Вторият критерий, който подлежи на доказване е “продължителност, степен и географска област на използване на марката”. Продължителността на използване на една марка следва да се докаже чрез официални и частни документи – договори, фактури, публикации, които времево и географски да обозначат използване на дадена марка определен регион като търговски обеми. Тези доказателства трябва да имат своята вътрешна логика и обвързоност като периодика и данни, т.е да не сочат отделни, спорадични факти, тъй като това би довело да съмнението, че са създадени с цел да обслужват конкретен съдебен процес, съответно да бъдат оспорени по реда на чл.193 ГПК. Подобни документи могат да бъдат въведени в процеса с исковата молба, в срока за отговор на исковата молба(чл.131 ГПК) или в първото по делото заседание(зл.146, ал.3 от ГПК). Забележете, доказателствата в тази хипотеза трябва да докажат, че марката е била реално използвана, като нейното търговско използване е довело до репутацията на марката спрямо потребителите. Тук следва да се посочат и конкретни доказателства и в какво точно се изразява степентта на значимост на марката, т.е тя “ползваща се с известност” ли е или е “общоизвестна”. Пример. Много вина се произвеждат в световен мащаб и марките по повода може би са стотици хиляди, но винаги асоциирам пенливите газирани вина с това, че те са “Шампанско”, а не са например “Просеко”. Същото може да се каже и за газираните напитки и марката “Кока кола”. Дадох този пример, защото считам, че една марка би била общоизвестна, ако потребители от 7 до 70 годищна възраст биха я разпознали интуитивно, зрително и словно сред много други, тъй като са я ползвали лично(т.е активно) или опосредено(пасивно) и тя ги води до конкретни потребителски асоциации и то не в ограничен териториален мащаб, а примерно в национален. От тази гледна точка не се сещам за търговска марка българско кисело мляко(което е може би най-известният български продукт), която да е общоизвестна, тъй като в различните региони на страната се произвеждат различни кисели млека, като нито едно от тях като продължителност, степен и географска област на използване не е доказано да е станало общоизвестно в национален мащаб. В светлината на казаното критерият “степен на използване” е ключов и трудно доказуем, тъй като според мен в България има много “марки, ползващи се с известност”, но много малко “общоизвестни марки”, в която и да е сфера на търговията и услугите.

Третият критерий “продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката” е почти аналогичен на втория с няколко разлики. Тук не се търси доказане на използване на марката, а доколко същата е била рекламирана и доколко на базата на качествените характеристики на брендираните с нея стоки и/или услуги тя е участвала на национални и световно признати изложби и панаири. Естествено документите, които тук следва да се представят като доказателства са дългосрочни рекламни договори, рекламни материали, публикации с рекламна цел, сертификати и награди от национални и международни специализирани изложби и панаири. Бих искал да акцентирам на сертификатите и наградите от изложби и панаири, тъй като рекламните договори и материали не намирам за чак толкова интересни, а и те винаги могат да бъдат манипулирани(антидатирани за целите на процеса). Ако един продукт обаче – стока или услуга е получил награда от международно призната изложба или панаир, това безспорно е индиция за факта на неговото качество и разпознаваемост и то не само от специализирани професионални среди. Да твърдиш, че дадена търговска марка е много рекламирана, не означава, че същата е станала “общоизвестна”. Никога не съм гледал реклама на “Мерцедес” по телевизията, но съм сигурен, че продуктите под тази търговска марка имат редица награди от световно признати панаири за автомобилна техника. Това е причината споменатото име на жена(дъщерята на основателя на компанията) да е общоизвестна марка – качеството на стоката в клас 12 е довело до разпознаваемост на марката, от там до потребителско търсене в цял свят. Погледнато в този мащаб и “Трабант” е търговска марка, ползваща се с известност(тези коли даже вече имат колекционерска стойност), но не е “общоизвестна търговска марка”. Примерът касаеше основната ми теза, че не е задължително нещо много рекламирано да е общоизвестно, но качеството почти винаги предполага “по-добра репутациа” на марката и в комбинация с рекламата би довело до “общоизвестност”. Всичко това е обяснено в рамката на становището ми, че тези критерии не следва да се кредитират като отделни дадености, а като един завършен сложен фактически състав, в който липсата на дори едно от звената в никакъв случай не води до желания фактически, а от там и правен извод за “общоизвестност”.

Четвъртият критерий - “данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана” касае очевидно действия по защита на марката и нейното лицензиране, които не могат да бъдат осъществени без тя да е регистрирана, т.е да е възникнала като обект на марковото право. Няма как например една нерегистрирана марка да стане предмет на производството касаещо имитация на търговска марка по чл.35, ал.2 от ЗЗК, контрафакцията по чл.172б от НК, исковете за нарушение на марка по чл.76 от ЗМГО, административнонаказателна защита по чл.81 от ЗМГО или прилагене на гранични мерки по чл.78 от ЗМГО, тъй като за тяхното иницииране трябва да има възникнал юридически обект на защита, т.е регистрирана търговска марка. Същото важи и за учредяване на лицензия или прехвърляне на права върху една марка – обект на лицензионен договор или продажба може да бъде само една регистрирана марка, като за да придобият правно действие между страните и най-вече спрямо трети лица, тези договори следва да бъдат вписани в Патентно ведомство на Република България. Естествено, че всички правни действия по отстояване на правата върху марката, както и тези по нейното лицензиране, учредяване на франчайз и т.н, могат да обосноват правен извод, че с марката се работи, че отстояването на правата по нея е важно и че засилената лицензионна активност, свързана с нея, сочи нейна популярност. В реална съвкупност с вече коментираните критерии това би означавало и че една марка се “ползва с известност” или е “общоизвестна”.

Тази хипотеза ни поставя пред въпроса може ли една нерегистрирана търговска марка да бъде обект на иска по чл.50а, ал.2 от ЗМГО? Според мен няма пречка нерегистрирана марка, използвана в търговията и придобила известност да е предмет на този иск, като тук бих искал да отбележа, че за да не се изжлича този извод по аналогия, следва да се презезират нормите на чл.12, ал.1, т.7 от ЗМГО във връзка с чл.12, ал.6 от ЗМГО, тъй като чисто формално по закон се оказава, че собственикът на една по-ранна нерегистрирана марка би могъл да подаде единствено и само опозиция, съответно да иска обявяването на една по-ранна нерегистрирана марка за общоизвестна само в процедурата по опозиция, което не е така практически, най-малкото поради нормата на чл.6 от Парижката конвенция и чл.6 от Директива 89/104/ЕИО. По темата съществува практика на Европейския съд във връзка с преюдициално запитване по Дело C-328/06, което ще бъде разгледано по-надолу в настоящето изложение във връзка с процедурата по обяваване на дадена нерегистрирана търговска марка за общоизвестна в производставото по опозиция или заличаване в Патентно ведомство. Що се отнася до исковия процес по чл.50, ал.2 от ЗМГО следа да отбележа, че воденето на иск за обяваване на нерегистрирана марка за общоизвестна според мен е възможен точно поради двете сочени международни норми, тъй като те определят следните правила, имплементирани в българското марково право:

Член 6 от Директива 89/104/ЕИО, озаглавен „Ограничаване на действието на марката”, посочва в своя параграф 2, че марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава-членка и в границите на територията, за която е признато“. Тук се визират именно по-ранните общоизвестни марки и техния териториален обхват.

Член 6, предложение второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година(последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.), която обвързва всички държави-членки на Европейския съюз, посочва относно общоизвестните марки следното:

Държавите-членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за нейн ползувател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.

Във връзка с казаното националното основание на иска по чл.50, ал.2 ЗМГО, касаещ по-ранни нерегистрирани марки, които се твърди да са общозвестни, извежда законодателната си логика от нормата на чл.12, ал.1, т.7 от ЗМГО.

Пети критерий – “стойност на марката”. Стойността на марката може да бъде доказана по няколко начина. Ако марката наистина е с толкова добра репутция, колкото се твърди, тя в повечето случаи представлява нематериален актив на фирмата на маркопритежателя, като е апортирана в нея на определена стойност като непарично вноска. Вписването на непарична вноска в едно акционерно или капиталово дружество става по правилата на чл.72-73 от Търговския закон. Когато съдружник или акционер прави непарична вноска, в дружественият договор или съответно уставът, трябва да се впише името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка, както и основанието на правата му – в случая право върху търговска марка. Непаричната вноска, касаеща марака, която следва да бъде направена в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка на стойността на търговската марка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя маркопритежател. Заключението се представя писмено в търговския регистър със заявлението за вписване. От особено значение е правилото, че дадената оценка на марката, която е вписана  в дружествения договор, съответно в устава, не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица. При непарична вноската, касаеща търговска марка в капиталово дружество към дружествения договор или устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му. При удостоверяване на подписа нотариусът проверява правата на вносителя маркопритежатл, като последния представя в това охранително по рода си производство сертификат за регистрация на марката, предмет на апорта. Правото върху непарична вноската, с предмет търговска марка, се придобива от момента на възникване на дружеството. Когато вноската има за предмет неимуществено право върху търговска марка, съответният орган на дружеството след възникването му представя в службата по вписванията за вписване извлечение от дружествения договор, а когато е необходимо, и отделно съгласието на вносителя маркопритежател. При вписването съдията по вписванията следва да провери правата на вносителя върху марката в Патентно ведомство(чл.73, ал.5 от ТЗ). От всичко казано следва изводът, че апорт на търговска марка като непарична вноска е възможно само по отношение на една регистрирана търгоска марка, т.е така погледнато “общоизвестността” на една нерегистрирана марка конкретно по този критерии би била компрометирана. Защо казвам това? Мисля си, че ако за търговската марка има сериозна индиция тя да стане или евентуално да е “общоизвестна”, нейната стойност ще е ключова за капитала на фирмата, чиято собственост е марката, като в този контекст коментираните обстоятелствата от търговскопрана гледна точка следва да бъдат абсолютен факт поради редица търговски и юридически мотиви, а най-вече с оглед гарантиране насрещните интереси на съдружниците и акционерите. Очевидно вписването на апорт на непарична вноска по отношение на една нерегистрирана търговска марка е невъзможен, което само подкрепя направения извод за опорочаване на доказването на “общоизвестността” спрямо такива марки по отношение на критерия “стойност”. Ако всичко казано е така, съдът, на който е подсъдно делото по чл.50а, ал.2 от ЗМГО, много лесно ще установи стойността на марката, на базата на представен препис от дружествения договор, съответно справка за извършеното вписване на непарична вноска с предмет марка, представени от маркопритежателя в едно висащо съдебно производство по темата.

Искрено се съмнявам, че много български фирми са подходили към марките си по описания правен способ за апортиране на неимуществени права в капитала на търговска дружество. Ако това не е така или марката, която се твърди да е придобила качеството “общоизвестност” е собственост на физическо лице, то тогава нейната стойност в съдебно производство ще следва да се установи от вещо лице икономист, което на базата на извършена съдебно-счетоводна експертиза да даде обективни данни за това, какви обороти са били реализирани чрез дружеството или физическото лице, собстеник на марка, по отношение на стоки и услуги, за които тя е регистрирана. Изводът на вещото лице относно реализираната печалбата от марката по време на нейната регистрация или търговско използване(ако говорим за нерегистрирани марки), би дал на съда специални знания за нейната реална пазарна стойност в коментираната хипотеза. За установяване цената на търговска марка в практиката през последните годни често се използват и т.нар “частни оценки на стойността на търговски марки”, извършвани от т.нар “оценители на интелектуална собственост”. Тези “оценки” често са базирани на несъществуващи данни, които не са основани на каквато и да е пазарна логика(например придобит пазарен дял в даден сектор на икономиката с посочени обеми на продажби) или юридически принципи(например брой на учредени лицензии, франчайз договори и т.н), сочещи използването и реализирането на дадена търговска марка чисто търговски. Намирам подобни похвати за ужасно необективни от гледна точка на доказателствената им стойност в съда, та дори и за бизнес цели като считам, че информацията от подобен тип частни “документи” не следва да бъде възприемана в едни висящ съдебен процес дори като такава с косвено значение, тъй като позоваването на такива “факти” би опорочило материалноправно и процесуалноправно всяко съдебно решение по чл.50а, ал.2 от ЗМГО.

Шести критерий – “други обстоятелства”. Изброените до тук пет критерия, представляват част от сложния фактически състав, чието главно доказване, като реална съвкупност, би дало яснота на съда да определи обективно дали процесната марката, предмет на иск с основание чл.50а, ал.2 ЗМГО, е общоизвестна. Освен разисканите в детайл пет критерия, върху определяне общоизвестността на една марка могат да окажат влияние и други фактори, които да бъдат релевантни сами по себе си или да ца свързани с един или повече от изброените по-горе пет критерия. Тези други обстоятелства, които могат да бъдат релевантни към твърдяната общоизвестност, съответно да мотивират съда към конкретни правни изводи в тази насока са:

- наличие на доказателства за действителни или потенциални потребители на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага и спрямо които тя се ползва с известност. Например всички деца и техните родители са клиенти на дадени марки детски играчки, но като цяло са чували, ползавали или притежавали артикул na една от общоизвестните марки в областта на играчките “Lego”. Това е доказателство, че дори и конкретното дете да няма играчка точно от тази марка, то я познава като ползваща се с известност в конкретен сектор – в случая детски играчки;

- наличие на доказателства за лицата от дистрибуторски канали на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага и спрямо които тя се ползва с известност. Пример – в хранително-вкусовата промишленост се продават много и различни марки от шоколодови изделя, но в дистрибуторската мрежа са общоизвестни продуктите под марката “Nestlle”, дори и в конкретния случай даден дистрибутор приемуществено да продава български шоколадови изделия. Въпреки това лесно може да се докаже, че той познава и цитираната общоизвестна марка, тъй като тя има голям пазарен дял в бранша;

- наличие на доказателства за икономическите среди, упражняващи дейности, свързани или опосредени от вида стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага и спрямо които тя се ползва с известност. Пример за това са дадени машинни масла, които са облужващ сигмент на атомобилния бизнес, но във всеки автосалон, в който се предлагат ремонтни услуги, маслата “Shell” са общоизвестни като такива, с високо качество и пазарен дял;

Дадох всички тези примери, за да обоснова детайлно факта, че наличието на доказателства за “други обстятелства”, които са в реална съвкупност с вече разгледаните в детайл пет основни критерия, могат да дадат допълнителна тежест върху правния извод на съда, относно твърдяната общоизвестност на търговска марка в производствата по чл.50а, ал.2 ЗМГО.

2.Административна процедура в Патентно ведомство по установаване на факта, че една търговска марка се ползва с известност или е общоизвестна на територията на Република България. До последните изменения на ЗМГО от 10.03. 2011г., производството за определяне общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, в Патентното ведомство се уреждаше от чл.50б от ЗМГО, които със споменатите изменения бе отменен. Все пак правната опция да се иска обявяване на една марка за общоизвестна или ползаща се известност бе запазена като такава пред административния огран, в лицето на Патентно ведомство, но това може да се случи само във висящо, вече инициирано производство по подадена опозиция или искане за заличаване на търговска марка в хипотезата на чл.50а, ал.2, т.2 от ЗМГО.

Процедурата, по която се урежда производството за обявяване на общоизвестност пред Патентно ведомство се регламентира от Наредба за реда и начина на определяне в Патентно ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България(наричана по-нататък “наредбата”). Тази наредба е приета от Министерски съвет на 08.10.2007г. на основание чл.50б, ал.7 от ЗМГО. Отмяната на чл.50б от ЗМГО с акт на Народното събрание според мен не оказа влияние юридически на самата наредба, защото тя е приета от Министерски съвет и може да бъде отменена на основание чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове(ако това е законодателната воля) с друга изрична наредба на Министерски съвет, което до настоящия момент не се е случило. На основание чл.16, ал.1 от Закона за нормативните актове, държавните органи – в случая Патентно ведомство, е следвало да уведоми органа(Министерски съвет), овластен да отмени нормативния акт(коментираната наредба), за евентуални несъответствието между него и акт от по-висока степен(ЗМГО). Очевидно противоречие няма, защото уредбата на стария отменен чл.50б от ЗМГО е транспонирана пряко в новата хипотеза на чл.50а, ал.2, т.2 от ЗМГО(за справка виж параграф 36 и 37, Държавен вестник, стр.15, бр.19 от 9 март 2010г.), като и двете норми уреждат процедурата по обяваване на търговска марка за общоизвестна или ползваща се с извстност, която се осъществява пред Патентно ведомство. Ето защо и Наредбата не е отменена от Министерски съвет поради несъответстие с новите промените в ЗМГО, влезли в сила през 2011г., тъй като в настоящето тя регламентира приложението на процедурата по реда на чл.50а, ал.2, т.2 от ЗМГО. Обяснявам всичко това, за да обоснова факта, че Наредба за реда и начина на определяне в Патентно ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България е действащ и към настоящия момент нормативен акт, като коментираната процедура по общоизвестност на марки пред административния огран, следва да се провежда по нейните разпоредби( в тази насока виж Решение №3284 от 18.06.2012г. на Административен съд гр.София). Доказателство за всичко казано до тук е и фактът, че на сайта на Патентно ведомство, процедурата по обявяване на една марка за общоизвестна и към настоящия момент се базира именно на тази Наредба.

В хипотезата на чл.5, ал.1 от Наредбата за разглеждане на постъпилите искания за определяне на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на територията на Република България, Патентното ведомство в рамките на производствата по чл.38б ЗМГО(опозиция) и по чл.26 ЗМГО(заличаване) създава постоянна комисия, която да обоснове правни изводи по чл.50а, ал.2, т.2 ЗМГО. Комисията се свиква по всяко конкретно искане по чл.50а, ал.2, т.2 от ЗМГО и се състои от председател и различни тричленни състави. Тук следва да отбележа, че председателят на тази комисията трябва да е постоянен, като той се назначава със заповед на председателя на Патентното ведомство. Дали това обстоятелство фактически е така в момента е едно съмнително обстоятелство. За сметка на това членовете на съставите се назначават със заповед на председателя на Патентното ведомство по всяко отделно допустимо искане по чл.50а, ал.2, т.2 ЗМГО в рамките на инициирано вече такова по чл.38б или чл.26 от ЗМГО.

За да бъде администрирано редовно, искането по чл.50, ал.2, т.2 от ЗМГО, касаещо обявяване на една марка за общоизвестна или за ползваща се с известност, направено в рамките на процес по чл.38б или чл.26 от ЗМГО, то трябва да съдържа: документ за платена такса; изображение, отговарящо на изискванията на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2006 г. и бр. 73 от 2007 г.); доказателства, подкрепящи искането. Материалите, които служат като доказателства за претендираната общоизвестност или известност на марката на територията на Република България, са документи, съдържащи данни по чл.50а, ал.1 от ЗМГО, които бяха коментирани в детайл по отношение на исковото производство и са приложими със същата сила и в административния процес, а именно:

• начален момент на използване на марката;
• населените места, където са се реализирали стоките, съответно са се предоставяли услугите, означавани с марката;
• продължителност и степен на използване на марката, обем на реализацията на стоките/услугите, означени с марката, и начините на използване на марката;
• пазарен дял на стоките/услугите, означени с марката, в съответния сектор на икономиката;
• пазарна реализация, документирана чрез фактури и други счетоводни и търговски книжа;
• разходи за реклама, рекламни материали, доказателства за разпространението им, сключени и изпълнени договори за реклама и т. н.;
• стойност на марката;
• резултати от социологически проучвания, направени от специализирани независими институции – това е специфично изискване в рамките на административния процес, тъй като тук извършването на социологическа експертиза е невъзможно;
• публикации;
• други обстоятелства по преценка на молителя.

В едномесечен срок от постъпване на искането по чл.50, ал.2, т.2 от ЗМГО, председателят на комисията следва да извърши проверка дали към искането са приложени документ за платена държавна такса и доказателствени материали. За всяко администрирано като допустимо искане се назначава състав, като в три месечен срок от назначаването на състава председателят проверява дали искането отговаря на изискванията на чл. 10 и чл. 12, т. 2 от Наредбата(чл.16 от Наредбата за разглеждане на постъпилите искания за определяне на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на територията на Република България). Съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата, за определянето на марка като общоизвестна, комисията следва да съобрази мотивите си задължително с критериите на чл. 50а, ал. 1 ЗМГО. Преценката за известност на марка на територията на Република България, извършваща се в производството по чл.38б от ЗМГО и чл.26 от ЗМГО следва да стъпва и на мотиви по комулативното наличие на критериите: степен на известност на марката сред релевантния сектор, частта от пазара, която марката заема, интензивността, географския обхват, продължителността на използването й и размера на направените инвестиции по нейното представяне в обществото, доказаните вреди и/или неоснователно облагодетелстване на друга марка.

След разглеждане на искането по чл.50, ал.2, т.2 от ЗМГО във връзка с процедура по чл.38б от ЗМГО или чл.26 от ЗМГО, както и след съвкупна и обективна оценка на приложените към него доказателства се изготвя становище на Комисията, което се подписва от членовете на състава (чл.18 от Наредбата). Това становището се представя на председателя на Патентното ведомство за вземане на мотивирано решение по искането с основание чл.50, ал.2, т.2 от ЗМГО.

Решението на председателя на Патентно ведомство може да доведе до два юридически резултата:

- определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България за всички или за част от претендираните стоки и/или услуги по Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки;

- отказ да се определи марката като общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България.

Решението на предеседателя на Патентно ведомство трябва да бъде съобщено в 7-дневен срок от издаването му чрез отправяне на писмено известие до всички заинтересувани от него лица, тъй като то е индивидуален административен акт, който може да бъде обжалван по реда на чл.145 от АПК. Несъобщаването на това решение на страните нарушава правото им на защита – факт, които би опорочил всеки последващ индивидуалне административен акт, в който това решение е инкорпорирано (имам предвид решенията по чл.38б и чл.26 от ЗМГО).

Поради всичко казано до тук считам за особено важен правния извод, че Наредбата за разглеждане на постъпилите искания за определяне на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на територията на Република България все още урежда валидно административната процедурата, предмет на настоящия коментар, в Патено ведомство. Това означава, че едно законосъобразно решение по чл.38б, съответно по чл.26 от ЗМГО, което е базирано на искане по чл.50, ал.2, т.2 от ЗМО, трябва да е предшествано от първоначално решение в последната сочена хипотеза, до което да се е стигнало по описаната подробно процедура пред административния орган, в лицето на Патентно ведомсто.  В противен случай всяко решение по чл.38б и чл.26 от ЗМГО на Патентно ведмство, в което е наведено искане за общоизвестност и което не е предхождано от друго такова самостоятелно решение на постоянната Комисия към Патентно ведомство по чл.50, ал.2, т.2 от ЗМО, би било не само материално незаконосъобразно, но и би била нарушена целта на специалния Закон за марките и географските означения и съществените административнопроизводствени правила.

Това мое становище бе потвърдено наскоро от съдебната практика, чрез Решение №228 от 10.01.2017г.  по адм.д №11778/2016г. на ВАС, VII-мо отделение, което касае заличаване на търговска марка, поради твърдяна общоизвестност. В този съдебен акт върховните административни съдии застъпват непротиворечиво следното виждане, което изцяло интерпретира изложени от мен аргументи в писмената защита по същото това дело:

“В съответствие с чл. 7, ал. 2 ЗНА, наредбата е подзаконов нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по- висока степен. Като подзаконов акт по неговото прилагане, съгласно разпоредбата на чл.12 от ЗНА, с наредбата може да се урежда само материята, за която е предвидено нейното издаване.Действително, по силата на § 37 на ЗИД на ЗМГО, Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., разпоредбата на чл.50б от ЗМГО е отменена от 10.03.2011г. Същата разпоредба при нейното действие е предвиждала съществуването на производство за определяне общоизвестност на марката като самостоятелно такова, уреждащо реда за обжалване на актовете в производството и делегира подзаконова нормотворческа компетентност на Министерски съвет да приеме Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марката като общоизвестна. Тази Наредба е приета и към актуалният момент не е отменена. По силата на чл.11 ал.3 ЗНА, нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт. Към този момент липсва акт за отмяна на Наредбата, поради което тя е действащ подзаконов норматимен акт. 

Допълнителен аргумент за приложимостта на процесната Наредба следва и от факта, че макар правното основание за съществуването на самостоятелното производство по чл. 50б от ЗМГО да е отменено, производството по определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност понастоящем е налице и законово регламентирано. След извършената законодателна промяна през 2011г., обн. в ДВ бр.19 от 2010г., в сила от 10.03.2011г., това производство се се развива в рамките на производство по чл.50а, ал.2 ЗМГО по реда на общото исково производство пред СГС, или от Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация. Следователно въпреки, че не е регламентирано като отделно производство, а като такова в рамките на производство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация, производство за определяне общоизвестност на марка съществува. За установяване общоизвестност е необходимо изрично волеизявление, което поражда същите правни последици каквито и преди изменението на закона. Нещо повече, установяването на общоизвестност е основание за дерегистрация на марката по силата на чл. 26, ал.3, във вр. чл. 12, ал.2, т.7 ЗМГО. В този смисъл, производството по отмяна на регистрация е законодателно регламентирано като съвкупност от отделни административни производства, завършващи със съответният правопораждащ акт, представляващ предпоставка за по-нататъшното развитие, респективно отрицателна предпоставка за постигане на желаният от заявителят краен резултат. В тази връзка, формалната отмяна на чл.50б ЗМГО, не обосновава извод за неприложимост на Наредбата. Подзаконовият нормативен акт може да бъде неприложим само при неговата нищожност, противоречие с нормативен акт акт от по-висш порядък или надлежната му отмяна – по законодателен или съдебен ред. Към този момент, нито едно от посочените основания не са налице, поради което Наредбата е действащ нормативен акт,приложим към разрешаването на конкретният правен спор.

В тази връзка, от доказателствата приложени към административната преписка, не се установява комисия по чл. 5 от Наредбата като постоянно действащ орган да е заседавал. Искането за заличаване на регистрация е разглеждано от отдела по спорове в състав определен със Заповед № 167/23.03.2015г. на Председателя на Патентното ведомство за конкретното искане, съобразно чл.42 ЗМГО, но не и от постоянно действаща към органа комисия. Становището за вземане на решение по искането е изготвено от същият този състав на отдела по спорове в нарушение на чл.18 от Наредбата. Първоинстанционният съд при преценка на тези обстоятелства е приел, че при издаване на административният акт за спазени всички процесуални правила, което с оглед възприетото от настоящия съдебен състав по-горе, този му извод е незаконосъобразен”.

Автор: адвокат Атанас Костов.