Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността и за удобство на потребителя.
Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.
За повече информация прочетете също Политика на поверителност и Политика за бисквитки.

Нерегистрирана търговска марка. Колизии.

 

Нерегистрирана търговска марка - проблеми и решения. Адвокат по търговска марка.

 

С последните изменения на ЗМГО, касаещи въвеждането на опозиционната система (ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011г.), бе предвидена и уредена законодателно опцията, притежателите на по-ранни нерегистрирани марки, които обаче са използвани реално в търговията, да се противопоставят на регистрацията на по-късно заявени сходни или идентични търговски марки. Тази хипотеза изхожда най-вече от принципа за справедливост в гражданския оборот, с цел реално придобитите по-ранни права на търговски субекти, които са били упражнявани чрез техни бизнес идентификатори в търговията, да бъдат охранени и противопоставени на по-късно заявени търговски марки. Поради това българският законодател предвиди, че при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка(чл.12, ал.6 от ЗМГО). Този принцип отдавна бе отразен в англосаксонската система на Обединеното кралство и САЩ, като в последствие през 2009 година бе отразен законодателно и в европейското законодателство, уреждащо правата върху марките на Общността и в частност в чл.8, ал.4 букви А и Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА относно марката на Общността.

 

Очевидно коментираната хипотеза на чл.12, ал.6 от ЗМГО цели да създаде гъвкавост в защитата на правата на стопанските субекти, като абстрактно предвижда правилото, че не е задължително една марка да е регистрирана, за да може от нея да произтичат противопоставими права на интелектуална собственост. Естествено тук следва коректно да се отбележи, че една регистрирана марка дава много повече гражданскоправни, наказателноправни и административноправни опции за защита, за разликата от нерегистрираната. На базата на последната обаче, съответният стопански субект притежател може ефективно да се противопостави на желаната евентуална регистрация на по-късно заявени сходни или идентични марки от трети на него лица, чрез процедурата по опозиция.

Интересен момент в описания контекст е обстоятелството, че чл.38б от ЗМГО закрепя виждането, че притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 от ЗМГО да подаде опозиция. Тук възниква един много интересен практически въпрос, а именно дали в хипотезата на предложение трето от чл.38б от ЗМГО една нерегистрирана марка, на която е базирана подадена опозиция в хипотезата на чл.12, ал.6 от ЗМГО, задължително следва да е била заявена в Патентно ведомство или е достатъчно притежателят й единствено да докаже в процедурата по опозиция, че нерегистрираната марка е била използвана търговски преди датата на заявяване на по-късната марка?

Според мен текстът на чл.38б предложение трето от ЗМГО трябва да бъде ревизиран като той следва да се премахне от визираната норма, тъй като съществуването му в настоящия си вариант не отговаря на юридическата логика на чл.12, ал.6 от ЗМГО, както и на логиката на чл.8, ал.4 букви А и Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА относно марката на Общността. Защо това е важно? Хипотезата на чл.12, ал.6 от ЗМГО представлява съвременен гъвкав инструмент за отстояване правата на търговците, които са използвали даден знак в търговията, с цел добросъвестно да означат с него свои стоки и услуги, без за този знак задължително да е създадено задължението да бъде регистриран. Няма как в този контекст спрямо въпросните търговски субекти силово да бъде създадено едно задължение, те на всяка цена да са заявили една нерегистрирана търговска марка, за да могат да я отстояват след това в производството по опозиция. Да – вярно е, че заявената търговска марка сама по себе си е нерегистрирана, но това не означава, че всяка нерегистрирана търговска марка задължително трябва да бъде заявена. Ако българското Патентно ведомство създаде такова законодателно “изискване” към стопанските субекти, то въвеждането на чл.12, ал.6 от ЗМГО като законодателна конструкция ще се обезмисли и правата на множество стопански субекти ще бъдат нарушени, както и опцията за тяхното отстояване. Такова е фактическото положение в момента, което означава, че законодателната промяна, за която говоря е спешна. Факт от реалността е, че ако в момента един притежател на нерегистрирана търговска марка подаде опозиция по чл.12, ал.6 от ЗМГО, тази опозиция не бива администрирана с мотива на Патентно ведомство, че въпросната търговска марка не е заявена и в този контекст, процедурата не може да започне поради противоречие с текста на чл.38б, предложение трето от ЗМГО. Това по мое мнение е един правен парадокс, който като вътрешно законодателно противоречие волно или неволно е допуснат в ЗМГО и неговото коригиране следва да бъде извършено в най-кратки срокове.

Нормата на чл.38б от ЗМГО противоречи на чл.8, ал.4 букви А и Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА относно марката на Общността. Правата, визирани в чл.8, ал.4 Регламент 207/2009, имат за предмет нерегистрирани търговски марки и други знаци, използвани в процеса на търговията. В коментираната хипотеза е закрепено правилото, че при подадена опозиция от притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на Общността или законодателството на държавата-членка, което е приложимо за този знак:

а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Общността;

б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка.

Това ознчава като първо условие на буква “А”, че съгласно законодателството на Общността или законодателството на държавата-членка(в случая България), правата по отношение на нерегистрираната марка или знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или преди приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Общността. Очевидно е, че Регламент №207/2009 никъде не изгражда задължението или дори хипотезата по-ранната нерегистрирана марка да е заявена такава. Напротив нормата е конструирано много коректно и пълно, като е предвидено, че по-ранната нерегистрирана марка трябва да е била използвана в търговията преди датата на заявяване на по-късната марка или преди претендираната от заявителя й приоритетна дата – текст, който липсва както в хипотезата на чл.12, ал.6 от ЗМГО, така и в номрата на чл.38б от ЗМГО. Във второто условие на чл.8, ал.4 Регламент 207/2009, буква “Б” в полза на маркопритежателя на по-ранната нерегистрирана марка е дадено право да подаде опозиция дори само ако по-рано използваният търговски знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка. Тук също виждаме една “празнота” в българското законодателство относно нормата на чл.12, ал.6 от ЗМГО, която прави цитираната норма несъвършена. Обръщам внимание, че в буква “Б” също не се изгражда някакво “задължение” този по-ранен знак да е заявен като търговска марка. Нещо повече. В съответствие с чл.53, ал.1, буква В от Регламент 207/2009 по-ранните права, посочени в чл.8, ал.4 от Регламента могат да бъдат предмет и на искане за обявяване на недействителност, насочено срещу вече регистрана марка на Общността, като поради наличието на по-ранни права в посочената хипотеза(чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009) се твърди наличието на относително основание за недействителност.

Правата, визирани в чл.8, ал.4 Регламент 207/2009, имат за предмет нерегистрирани търговски марки и други знаци, използвани в процеса на търговията. Това са изключителни права, които включват право на интелектуална собственост върху търговски наименования(например имена на продукти), имена на компании(корпоративни имена), различни наименования на бизнес начинания, заглавия на издания или други подобни авторски произведения(например особено модерните напоследък интернет блогове), както и всички други подобни изключителни права на интелектуална собственост.

Общите характеристики на тези права са няколко. Първо - те се основават на употребата на дадена марка или знак, но не и на тяхната регистрация или заявяване. Второ – коментираните марки или знаци се използват в търговията или са свързани с бизнеса, като по този начин „външно” (образно, словно)индивидуализират своя притежател като пазарен субект. Трето - те служат като отличителни знаци по време на търговията, за разлика от патентите, авторските права или промишлените дизайни, които защитават технически или художествени постижения или "външния вид" на определено изделие. Четвърто – това са изключителни права от категорията на абсолютните такива, които предоставят на техните притежатели право на собственост върху определен интелектуален продукт.

По отношение на това кои точно права могат да бъдат част от хипотезата на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 има изградени ясни законодателни рамки. Това се дължи на точната диференциация, предложена в Регламента, касаеща разликите в обектите на правото, визирани в чл.8, ал.4 и чл.53, ал.2. Въпреки че правата, които се сочат в чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 попадат в категорията на интелектуалната собственост като общо понятие, не всички от обектите на индустриална собственост, автоматично попадат в рамките на коментираната хипотеза. Правата върху индустриална собственост по смисъла на чл.53, ал.2, буква Г от Регламент 207/2009 обхващат обекти на защита, различни от тези, определени в чл.8, ал.4 - например правата върху промишлен дизайн. Тъй като коментираните разграничения се съдържат в Регламент 207/2009, квалификацията и подчертаните пропуски по съответното националното(в случая българско) законодателство, не е от решаващо значение, поради предимството на Общностното право пред националното право. Без значение в този контекст е дали съответните знаци, нерегистрирани марки или права на индустриална собственост се третират в съответната страна членка от един и същ или различни нормативни актове или дали спрямо тях се предвижда правото да се подаде опозиця срещу регистрация на национална марка. Регламент 207/2009 е приет от Съвета на Европейския съюз, като той е пряко приложим във всички държави-членки. Това означава, че не е нужно да се преминава през процедура по неговата вътрешна ратификация от съответния национален парламент. Ето защо при стълкновение на норми на Регламент 207/2009 с национални закони, уреждащи интелектуалната собственост, предимство има Общностното право. Това не означава обаче, че коментираната норма на чл.38б от ЗМГО не трябва да бъде коригирана. Напротив, освен нейното коригиране трябва да бъде допълнена и конкретизирана според мен и хипотезата на чл.12, ал.6 от ЗМГО.

Какво в крайна сметка предствляват нерегистрираните марки? Като обект на марковото право нерегистрираните търговски марки съществуват в почти всички държави-членки. Правилата и условията за придобиване на права върху тях по силата на съответното национално законодателство варира от хипотезата на просто използване(Франция), до употребата им в търговския оборот на базата на създадена репутация(„passing off” концепцията, застъпена в английското марково законодателство). Обхвата на защита на нерегистрираните марки, също не е унифициран, но той е доста сходен като цяло с правилата на Регламент 207/2009, касаещи регистрираните търговски марки. Практиката сочи, че нерегистрираните марки обикновено се отбелязват със знака ТМ, като с него определен търговец посочва, че продуктът е интелектуална собственост на неговата фирма, но не представлява регистрирана марка.

Други знаци. По отношение на другите знаци, използвани в търговията(т.нар бизнес идентификатори), националното законодателство на отделните страни-членки се прилага за определяне на следните критерии:

  • дали конкретно право на нерегистрирана марка или знак е уредено в националното законодателство на съответната страна-членка;
  • дали притежателят има право да забрани използването на по-късно заявената търговска марка; и
  • какви са условията за съществуването на правото на нерегистрирана марка – дали например трябва да се доказва реалната употреба на по-ранната нерегистрирана марка.

Критериите на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 се прилагат за определяне на това доколко претендираното право, предмет на опозиция, се отнася до нерегистрирана марка или знак, използвани в процеса на търговия или има за обект право, което визира хипотезата на чл.53, ал.2 от Регламента. Това означава по-специално, че различните категории или класификации, приложени на национално равнище, не могат да бъдат приети без изричната експертиза в OHIM. Например, когато съответното национално законодателство счита, заглавията на печатни издания като "други права на интелектуална собственост"(виж текста на чл. 53, ал.2, буква А от Регламент 207/2009), но защитава тези знаци и предоставя на собствениците им опцията да забранят използването на по-късна марка, то те ще бъдат считани за нерегистрирана търговска марка или знак по смисъла на чл.8, ал.4 от Регламента.

Търговски наименования. Това според теорията са тези имената, използвани от предприятията с цел да се идентифицират като такива на пазара. Търговските наименования се различават от търговските марки по това, че последните служат като идентифкатор на стоки или услуги, произведени или пуснати на пазара от предприятието. Търговското наименование не е задължително да съвпада с фирмата на даден търговец, вписана в търговския регистър или друг подобен регистър. Спрямо него няма изискване за заяваване по какъвто и да е начин(за разлика от текста на чл.38б, предложение трето от ЗМГО), за да се превърне в годен обект на интелектуална собственост – в частност нерегистрирана търговска марка. Съгласно чл.8 от Парижката конвенция, търговското име се закриля във всички страни – членки на Съюза, без задължение за депозиране или за регистрация, независимо от това, дали то съставлява или не част от една фабрична или търговска марка. Ако съответното национално законодателство изисква регистрация за търговските наименования съответната разпоредба на чл.8 от Парижката конвенция не се прилага единствено и само по отношение на търговските имена, притежавани от гражданите на съответната държава-членка на Парижката конвенция. Що се отнася до прилагането на опозицията, визирана в чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 по отношение на търговските наименования, то когато има позоваване на закон на една от държавите-членки, в който регистрацията(забележете не заявяването) е условие за прилагане на правата за търговското наименование, OHIM прилага настоящото изискване, ако държавата-членка, както и националността на опонента са едни и същи, но няма да прилага това изискване във всички други случаи, тъй като това противоречи на разпоредбите на чл.8 от Парижката конвенция.

Фирмени наименования. Това са имената на юридически или физически лица търговци. Името на фирмата е официалното наименование на предприятие, което в повечето случаи е регистрирано в съответния национален търговския регистър. В тези случаи чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 изисква да се докаже неговото действително използване, дори и ако националната правна система на притежателя на това фирмено име, позволява да се подаде опозиция и да се забрани използването на по-късната марка въз основа на направената регистрация на фирмено наименование в съответния търговски регистър. При тази хипотеза, когато съгласно националното законодателство регистрацията на фирменото наименование е условие за опозиция спрямо по-късната марка, то трябва да бъде депозиран официален документ за извършеното вписване в процедурата по опозиция, тъй като в противен случай опонентът не може да обоснове претенциите си на права, произтичащи от нерегистрирано фирмено наименование в търговския регистър. Тук отново следва да отбележа, че в Регламент 207/2009 няма изискване фирмените наименования да са заявена търговска марка, за да са обект на опозиция.

 

Други бизнес индентификатори. Общата категорията "други знаци" включва в себе си всички видове възможни търговски "идентификатор". Определението за това какво представлява един бизнес идентификатор се съдържа в множество различни европейски стандарти. Реално погледнато, за да може конкретен знак да отговаря на изискванията за иницииране на опозиция по силата на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009, той трябва да се разглежда като бизнес идентификатор по националното законодателство. Ето защо би могло да се каже, че в законодателствата на отделните държавите-членки, различни права (визиращи конкретни знаци) попадат в рамките на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009. По отношение на коментираните бизнес идентификатори също няма изградена законова презумпция, че за да са предмет на опозиция задължително трябва да бъдат заявени като търговски марки.

Заглавия. Заглавията на списания, вестници и други издания, както и други подобни(например заглавие на блог или интернет издание) могат да бъдат обект за подаване на опозиция в хипотезата на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009. Интересен факт е и обстоятелството, че филмите и телевизионни сериали също попадат под защитата на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009, но само ако в съответствие с приложимото национално законодателство тяхното наименование е защитено като търговски идентификатор, независимо от това дали същевременно е и обект на авторско право. Това правило се прилага, въпреки че авторското право върху заглавието на произведението като самостоятелно основание, може да се използва от титуляра като обект на искане за обявяване на последващата регистрирана марка за недействителна(чл.53, ал.2, буква В от Регламент 207/2009). В този контекст важен критерий, относно реалното приложение на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 по отношение на заглавията в частност, е дали съответното заглавие е било използвано в процеса на търговия – в конкретния пример, при продажбата на филм. Това обикновено изисква произведението, за което се отнася заглавието, да е тиражирано и пуснато за продажба на пазара. Когато заглавието се отнася до предоставяне на услуги (например телевизионна праграма), услугата трябва да е била предоставена. Има случаи, в които при предварително използване на заглавия в реклама, могат да възникнат права, които ще представляват "използване в процеса на търговията" по смисъла на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009. Например тази ситуация може да възникне при рекламиране на първия брой на дадено списание по телевизията, радиото или други електронни или интернет медии. Няма изискване обаче в европейското законодателдство коментираните заглавия като търговски идентификатори задължително да бъдат заявени като търговска марка, за да бъдат обект на опозиция.

Географски означения. Географските означения като знаци, използвани в процеса на търговията също могат да бъдат база за подаване на опозиция спрямо по-късно заявена марка на Общността. Те са признаци за географския произход на стоки или услуги в определена политическа или топографски регион или място, като например в страна, регион или населено място. От терминологична гледна точка географските означения обединяват понятията указания за произход и наименования за произход. Всяко наименование за произход е географско означение, но не всяко географско означение е наименование за произход. При наименованията за произход съществува много тясна връзка между качествените характеристики на продукта и географския район. Съгласно споразумението ТРИПС при географското означение връзката може да се състои само между репутацията на продукта и географския район. Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от този район и чието качество или специфични свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природните и човешки фактори. Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от този район и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

И наименованията за произход и географските указания са наименования на район, място или страна, т.е „географски наименования”, и двете понятия служат за означаване на стоки, произхождащи от съответния район, местност или страна. Разликата трябва да се търси в степента на обусловеност и връзката на специфичните качества на стоката към определеното място. При наименованието за произход връзката между географската среда и специфичните качества на стоката е силна и се дължи изключително и преобладаващо на географската среда, включваща кумулативно природния и човешкия фактор, натрупания производствен опит и национални традиции, докато при географското указание специфичните качества на стоката могат да се отдадат на произхода от дадено географско място. В чл. 14 от Регламент 510/2006 е предвидено, че когато едно наименование за произход или географско указание е регистрирано в съответствие с посочения регламент, по-късната заявка за регистрация на търговска марка, която се отнася за същия клас продукт ще бъде отказана. Този отказ може да се базира на подадена опозиция по чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009, с предмет регистрирано наименование за произход или географско означение. Всичко това доказва тезата ми, че няма как винаги една нерегистрирана търговска да е заявена, тъй като това противоречи на логиката на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009 – очевидно и на логиката на чл. 14 от Регламент 510/2006, мотив, който не е отчетен при юридическата конструкция на чл.38б предложение трето от ЗМГО.

Друг порок, от който страда нормата на чл.12, ал.6 от ЗМГО е фактът, че не е реципиран правилно принципът, че по-ранните права, обект на хипотезата на чл.8, ал.4 от Регламент 207/2009, подлежат на защита в производството по опозиция, само ако предоставят на своите притежатели правото да се забрани използването на по-късна марка, в съответствие с националното законодателство на дадена държава-членка. Това налага извода, че предмет на приложимото национално право следва да са изключителни права върху нерегистрирана марка, които могат да се претендират по съдебен или административен ред, чрез налагането на забрана за използването на по-късно заявена марка. Тук европейския нормотворец визира не само и единствено наличието на търговското използване, но и опцията и за налагане на реални рестриктивни юридически мерки, за да може действителният притежател на една нерегистрирана марка да подаде опозиция. Връщам се обаче на основната ми теза, че въпреки това изискване, никъде в чл.8, ал.4 от Регламент №207/2009 относно марката на Общността не е предвидено, че нерегистрираната марка задължително трябва да бъде заявена, с цел да се даде допълнителна правна сигурност относно възникването на правата. Според мен текстът на чл.38б от ЗМГО е формулиран така единствено и само, за да се създаде опция за допълнителна заявителска активност и съответно заплащане на държавни такси, което нарушава принципа за справедливост в гражданския оборот. Няма как българските бизнес субекти силово да бъдат принудени да заявяват търговските си марки, които използват в търговията, само с мотива държавата да събира такси. Напротив. Нормотворческата воля трябва да е насочена към съблюдаване интересите на търговските субекти с цел създаване на по-добра, гъвкава и сигурна бизенс среда. Очевидно тук се изправяме пред една колизия на правни норми, при която взаимно са противопоставени местен специален закон и европейски Регламент. От източниците на вторичното европейско право Регламентът е безусловно признат с директен хоризонтален ефект, защото предоставя на гражданите права, които националните съдилища и административни органи са длъжни да защитават. Ноторен факт е, че Регламентите важат непосредствено като закон за всяка страна членка на Европейския съюз. Основните права, установени с тях, са юридически пълноценни права на гражданите от всички държави в Общността. Съгласно Конституцията на Република България и чл. 15 ал. 2 от Закона за нормативните актове - ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. В този контекст правилото на чл.38б. ал.1 от ЗМГО е неточно и противоречиво вътрешно законодателно не само с оглед изградената логика в императивната норма на чл.12, ал.6 от ЗМГО, но най-вече спрямо нормата на чл.8, ал.4 Регламент 207/2009. Надявам се предвид изтъкнатите подробно мотиви двете норми на чл.12, ал.6 ЗМГО и най-вече на чл.38б, ал.1 предложение трето от ЗМГО, скоро да бъдат максимално прецизирани в интерес на българските маркопритежатели и коректността в гражданския оборот.

 

Автор: адв.Атанас Костов