Сходството като основание за отказ на регистрация на търговска марка. Видове сходства. Адвокат по търговска марка.
Наличието на сходство между заявена и регистрирана марка е едно от най-честите основания за постановяване на отказ за регистрация на търговска марка от Патентно ведомство, касаещо хипотезата на чл.12, ал.1 от ЗМГО. Практиката сочи, че спрямо лице, което използва в търговската си дейност по смисъла на чл. 13 от ЗМГО стоки или услуги, означени със знак, сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се ангажира и административнонаказателна отговорност при условията на чл.81 от ЗМГО. Ето защо сходството, като критерий за регистраруемост и отличимост на една марка или знак е особенно важен, както в производството пред Патентно ведомство, така и по отношение на търговската дейност на различните пазарни субекти. След последните изменения на ЗМГО с ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., проблемът със сходството придоби нови технически и теоретични специфики, на които бих искал да обърна внимание в настоящето изложение.
Технически проблеми: В началото ми се иска да отбележа, че сходството между заявени и регистрирани марки трябва да бъде обект на подробно проучване не само при самото заявяване, но и при използването на определен (дори и нерегистриран) знак или словен елемент в нечия търговската дейност. Проучването се извършва в Държавния регистър на марките(чл.5 от ЗМГО), с цел установяване наличие на по-ранни марки, по отношение на които заявената мapкa е сходна(идентична) и стоките и/или услугите са сходни(идентични). За да може това проучване да е улеснено и всеки гражданин, заявител, патентентен специалист, адвокат и дори съдът да имат бърз достъп до една публична информация в този смисъл, следва българското Патентно ведомство да изгради една съвременна електронна информационна система. Пример за тази позитивна практика са сайтовете на WIPO(Световната организация за интелектуална собственост) и OHIM(Служба за хармонизация на вътрешния пазар), в които са отразени не само регистрираните, но и заявени марки съответно по международен ред и т.нар СТМ(европейски марки). За съжаление сайта на българското Патентно ведомство е крайно несъвършен в тази насока и това трябва да се промени по две причини. Първо гражданите са лишени от достъп до обективна и лесно достъпна информация, относно заявените и регистрирани марки, тъй като въпросни сайт непрекъснато „страда” от някакви технически проблеми. Второ в него не са отразени заявените, а само регистрираните марки, които не винаги могат да бъдат видени по технически причини. Според чл.7 от ЗМГО държавния регистър по чл. 5 ЗМГО е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство, като той се води на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. По закон всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието на Държавния регистър по марките, но тук отново се връщаме на един вече зададен въпрос. Защо в електронната база данни не са отразени заявените марки, след като това е задължение на Патентно ведомство по закон? Отговорът на този въпрос липсва, като практиката сочи, че за да се придобие една реална представа за наличните сходни заявени и регистрирани марки задължително трябва да се прави писмено проучване на хартиен носител. Бих искал да подчертая, че това проучване е свързано задължително със заплащането на държавни такси, но по-интересен е факта, че то отразява едно субективно виждане на определен експерт в Патентно ведомство относно това кои са сходните марки. Защо казвам това? Често се оказва, че по-ранните заявени или регистрирани марки, отбелязани в проучването(което е официален документ) като сходни, не фигурират постфактум например в един предварителен отказ на Патентно ведомство на основание чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО или към тях са добавени и други, които реално са причина за отказа поради сходство. Интересното е, че при тези ситуации дори и заявителят да се позове на проучването, това не повлиява особено на постановения отказ. Поради казаното считам, че сходството на стоки и/или услуги следва трябва да се определя на базата на обективни, а не на абстрактни критерии, като първите да са базирани най-вече на търговски практики и принципи. Поради липсата на подобна практика, по мое мнение споменатият субективизъм при експертизата няма да бъде избегнат дори и с последните изменения на ЗМГО. Да наистина за сходството няма да се следи служебно от Патентно ведомство, а от лицата, посочени в чл.38б ЗМГО. Въпреки това решението относно това дали е налице сходство на базата на подадена опозиция, пак ще е предмет на оценката на експерти от Патентно ведомство. Затова според мен в ЗМГО трябва да има изписани ясни норми, касаещи основанията за сходство. В противен случай субективизмът в експертизата ще се запази, а това уврежда интересите и законните права на гражданите и търговските субекти.
След новите изменения на ЗМГО и въвеждането на процедурата по опозиция на основание чл.38б ЗМГО, на маркопритежателите трябва да се предостави възможност да следят за заявени сходни и идентични марки, на които следва да се противопоставят в определен преклузивен срок. Очевидно сега това не може да стане директно чрез сайта на Патентно ведомство, тъй като не може да се направи реално електронно проучване, което да показва статуса на заявените и регистрирани марки в България, нито пък има възможност за електронна опозиция например. Опозицята следва да бъде подадена в тримесечен срок от публикацията на заявената национална марка в официалния бюлетин на Патентното ведомство, както и в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Тоест към днешна дата лицата, опоменати в чл.38б от ЗМГО, които имат право да подадат опозиция, ще са поставени пред „опцията” на всяко тримесечие да правят писмена справка за състоянието на сходните или идентични марки, като ще са лишени от възможността да придобият тази информация по електронен път, в противоречие с нормата на чл.5 от ЗМГО. Това по мое виждане води до липса на прозрачност, създаване на технически спънки и най-вече до нарушаване не само на ЗМГО, но и на чл.2 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ). Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Според чл.2, ал.3 от ЗДОИ информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор. Изводът от всичко казано до тук е, че Патентно ведомство трябва да оптимизира, ревизира и актуализира чисто технически електронната си база данни, поместена в интернет. Тази ревизия следва да е фокусирана върху заявените и регистрирани марки, за да отговаря сайтът на Патентно ведомство на съвременните изискванията и световната практика за лесен достъп при оформяне на становище за сходство и идентичност на марките. Трябва да бъде предвидена и възможност за електронно заявяване на марки, както и за електронно подаване на опозиция. Ако това се случи ще бъдат реално преведени в действие текстовете на чл.5, т.1, 2 и 5 и чл.38б от ЗМГО.
Теоритични специфики: Сходството спада към т.нар относителни основания за отказ на регистрация на търговска марка. Според чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО при подадена опозиция съгласно чл. 38б ЗМГО не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Това виждане в ЗМГО изцяло отговаря на смисъла на член 8, параграф 1, буква б от Регламент № 40/94, в който е казано, че при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато „поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка“. По-ранна марка по смисъла на чл.12, ал. 1 ЗМГО е:
1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;
2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;
3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;
4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България;
5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 207/2009";
6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;
7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.
За да се стигне до становище на еспретизата за наличието на хипотезата на чл. 12, ал. 1, т. 2 на ЗМГО, следва да се направи подробен анализ на сходство на стоките и/или услугите, както и на сходство между заявената и по-ранната марка, при спазване на основния критерий, а именно доколко потребителят може да изпадне в заблуждение. Теорията приема, че до заблуда на потребителя се стига тогава, когато заявената марка съдържа образен или словен елемент и/или сходни стоки и услуги, съвкупността от които фактори чисто психологически да доведе до вероятност за свързване с по-ранна марка. Това объркване на потребителя следва да се изразява в създаването на погрешна представа за произхода и маркопритежателя на определени стоките или услуги, т.е. опасност потребителя да е останал с впечатление, че въпросните стоки и услуги са предоставени от търговските субекти, с които е свикнал да ги асоциира. Значението на общия произход за обхвата на объркване, също така касае приликите между стоките и услугите до толкова, че да се предложи разпространението им на пазара от едно и също или икономически свързани предприятия.
При извършване на обективна оценка за вероятността от объркване, следва да се анализират всички посочени фактори в тяхната цялостност и съвкупност, като се изследва детайлно сходството на стоките и/или услугите в пряката им взаимовръзка със степента на сходство на марките. При оценката на стоките и услугите трябва да се подхожда обективно, а не рестриктивно, защото понякога стоките и улсугите, които са от един клас не са сходни и обратно, стоки или услуги от различни класове са сходни. Що се отнася до сходството при марките, то следва да бъдат отчетени спацифични критерии, като известност на по-ранната марка, дали същата се разпространява сред специфичен(професионален) кръг от потребители или има по-обща масова употреба. Понякога дори се изследват социални или лингвистични критерии, образни и асоциативни елементи, пазарен дял на марката, сфери и способи за дистрибуция, рекламна политика и въздействие на маркетинговите проучвания и т.н.
По-голямата отличителност или известността на по-ранната марка увеличава вероятността за объркване, поради което различията между марките и стоките и/или услугите трябва да бъдат по-съществени, за да се изключи вероятността за объркване. Това становище е отразено в хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО, която казва, че не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Дори когато една марка е идентична с друга с повишен отличителен характер, то все още е необходимо да се докаже наличието на прилика между стоките или услугите, за които вероятността от объркване предполага, че стоките или заявените услуги са идентични или подобни.
Както вече маркирах, при определяне на сходството между марките и сходството на стоките и услугите, трябва да се има предвид тази тясна взаимовръзка, като се преценява марката като цяло спрямо всичките и елементи – образен, словен, заявени стоки и услуги. Казвам това, защото именно поради тази обусловена овързаност на елементите на марката един с друг понякога става така, че по-малкото сходство на стоките или услугите може да е за сметка на по-голямото сходство на марките или обратно. Това означава, че критерият тук е не дали марките ще бъдат разграничени принципно при тяхното едновременно сравняване, а дали при възприемането им по отделно са сходни по такъв начи, че да съществува възможност за неволно объркване от потребителя поради очевидно сходство.
Сходство при стоките и услугите. Когато говорим за определяне на сходство между стоки и/или услуги, следва да се имат предвид следните критерии. На първо място трябва да се изследва естеството на заявените стоки и/или услуги; класът, в който са заявени; дали е заявено хедингивито наименование на класа или е направено пълно изписване на стоките и услугите; дали стоките и услугите, макар и заявени в един и същи клас са по-скоро сходни като предназначение и начин на предлгане или са по-скоро различни. Принадлежността на стоките или услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) увеличава вероятността за сходство, но това не е задължително, тъй като както вече бе обяснено, марката трябва да бъде разглеждана в цялост, а преценката за сходство да е направена на базата на всичките и елементи. Второ – прави се анализ на това дали става въпрос за взаимозаменяеми стоки или услуги и такива, които са принадлежности една на друга, като се отчита обстоятелството какъв е характерът на връзката между отделните стоки и услуги. По някога стоките или услугите от един клас не са сходни, а стоките и услугите в два различни класа са абсолютно сходни. Трето – изследва се кръга на евентуалните потребители на стоките и услугите, както и формите на пазарна реализация - търговски канали, форми на разпространение, политика по дистрибуция и доставака на стоки и услуги. Масата евентуални потребители обикновено се формира от няколко категории субекти: фактическите и планирани потребители; фирмите и физическите лица, ангажирани с дистрибуция, складирането, маркетинга и презентирането на стоките или услугите; бизнес средите, ръководещи съответния пазарен сигмент, обхващащ стоките или услугите, за които е направена заявка или регистрация на дадена търговска марка. Основната цел при сравнението на стоки и/или услуги не е да се идентифицират всички характеристики на стоките или услугите, по абстрактен начин. По-скоро въпросът е в застъпването на фактори като естество, предназначение и начин на употреба т.е тези, които характеризират изследваната двойка на стоки и услуги Множество критерии на стоките и /или услугите, могат да бъдат полезни за определяне на тяхното естество: състав, принцип на футкциониране, физическо състояние (например течност / твърдо), външен вид (дизайн). Все пак всички фактори относно сходството на стоки и/или услуги, както и естеството на един набор от стоки и /или услуги, влияещо върху сходството, трябва да бъде определено от търговска гледна точка в отношението им с други стоки и/или услуги.
Сходство при марките. При преценка на обстоятелството до колко две търговски марки са сходни като обекти на интелектуална собственост, следва да се вземат предвид три условия. Първо винаги се прави анализ на образния елемент на съпоставяните марки, с цел да се изследва т.нар визуално сходство. То се определя на базата на преценката доколко комбинацията от определени шрифтове, цветове, изображения, букви и цифри и тяхното разположение в пространството под формата на лого или лого тип, оказват влияние в образното въздействие върху потребителя, при сравняването на дадени сходни продукти на пазара. Вторият и третият важен елемент - фонетичното и смислово сходство - са базирани на лингвистични способи за определяне на сходство на марките. При фонетичното сходство се наблюдават спецификите свързани със звученето на марките и мелодичното им въздействие върху потребителя, като се обръща внимание на дължината на отделните думи, словосъчетания, броя на буквите и разположението им в една дума, броя на сричките и строфите. Съвременните брендинг специалисти имат изградени модели за психилогическо въздействие на марките именно на базата на тяхното звучене, чрез изграждане на игра на звуци и асоциативни мелодични линии, които да дават насоки на потребителя за даден продукт. Ето защо при експертизата за сходство се обърща особено голямо внимание на фонетичния строеж в словния елемент на марката, като понякога се стига до детайлно сравнение дори на съвпадащите звуци, доколко те са близки, до какви асоциации водят, какво е разположението им в думата и как всичко това формира фонетично марката. Това е така, защото един звук или сричка, разположени в различна част на дума могат да доведат до тотално фонетично сходство или пък до неговата липса. Ето защо преценката за това доколко един словен елемент на марка асоциативно звучи като друг, е една много важна част от работата на експертизата по оценяването на евентуалните сходства между два обекта на марковото право.
При смисловото сходство се прилагат лингвистични подходи за изследване на семантиката, която носи марката. Много често в словните елементи се използват и чужди езици, което налага извършването на превод на определени думи, фрази или изречения. Според мен от съществено значение при този критерий е фактът, доколко евентуалният потребител е поставен в определена езикова среда, с оглед възможността му да оцени рационално и интелектуално значението на словното послание на една марка. Това е важно, защото представлява фондаментална отправна точка относно основния критерий при преценката за сходството – доколко един потребител може да бъде въведен в заблуждение. Чест проблем също е дали една дума на определен език има аналог в друг като конкретно смислово послание и до колко това формира някакви лингвистични представи у потребителя изобщо. Обръща се внимание примерно и на факта до колко един език е познат на територията на дадена страна, за да могат да се направят от потребителя каквито и да е смислови асоциации. От тук и простичкия факт, че на различните езици едно дума обикновено звучи различно чисто фонетично, което предава безспорна отличителност на марките и изключва сходство, дори и да са заявени в един и същи клас. Ето защо честа ситуация е сравняваните марки да са фонетично сходни, но да имат различно смислово послание, при което не съществува вероятност за объркване на потребителя. Понякога различните асоциативни белези на дадено словосъчетание са свързани с обичаи и народопсихология, така че няма дори как да се разбере даден израз, без да си част от съответната нация. Така че според мен при анализа на смисловото сходство основната база са сравнение е до какви асоциативни възприятия достига потребителя при оценката на две марки, т.е тук има един интелектуален момент, който е много важен.
След приключване на цялостния анализ, касаещ смисловото, фонетично и визуално сходство се изготвя едно обобщено становище, базирано на пълното сравнение между марките. Тази цялостна преценка предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално между сходството на марките и сходството на обозначените стоки или услуги. Поради това ниска степен на сходство между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно. Понятието за сходство следва да се тълкува във връзка с вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори, по-специално от познаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, и от степента на сходство между марката и знака и между обозначените стоки или услуги. Освен това общата преценка по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на конфликтните знаци трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Приликата на стоките и услуги, трябва да се оценява, като се вземе предвид степента на сходство на конфликтните знаци в конкретен случай или отличителния характер на по-ранната марка. От тази гледна точка трябва да се направи разлика между стоки и/или услуги, които са подобни и тези, които са различни. Това означава, че една и съща двойка на стоки и услуги винаги са сходни или точно обратното. Важно е да се отбележи, че за евентуално сходство не може да се говори само при наличие на един от споменатите вече фактори, т.е това едва ли може да обоснове объркане на потребителите само на това основание. Все пак понякога дори сходството в един единствен елемент, може да бъде индиция за евентуално объркване, но само когато марката бъде разглеждана в цялостния и смисъл. Наличието на един от факторите обаче, може да бъде достатъчно за съществуване на вероятност за объркване на потребителите. Когато е налице общият доминиращ елемент , които е сходен и при двете марки, може да се направи извод за сходство на марките, раглеждани в тяхната цялост. Когато заявената марка включва изцяло по-ранна марка (или обратно) може да съществува вероятност за объркване, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.
Основания за сходство при отделните видове търговски марки: Когато сме изправени пред сравнение между словна и комбинирана марка в повечето случай се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. Все пак в тази ситуация следва да се маркира факта, че при общата преценка на вероятността от объркване визуалните и фонетичните аспекти на конфликтните знаци винаги имат различна тежест, като се изследва кой от двата елемента е доминиращ и играе основна роля върху възприятията на потребителя. Необходимо е да се анализират обективните условия, при които марките могат да бъдат представени на пазара образно и словно на пазара. Степента на сходство или на различие между фонетичните и графични знаци може да зависи по-конкретно от вътрешноприсъщите им качества или от условията на пускане в продажба на стоките или услугите, обозначавани с конфликтните марки. Такъв анализ често води до извода, че при установяване на принципни визуални и фонетични различия може да се неутрализират слабите концептуални сходства и обратно, ако е налице общ силен и очевиден доминиращ елемент и при двете марки, то сходството може да е налице.
При сравнение на фигуративна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на двете марки, като следва да се приеме, че комбинирана марка, която има компонент, идентичен или сходен с друга марка, може да се счита за сходна с фигуративна марка(в случая) само ако този компонент е с доминиращо значение за цялостното впечатление, което създава комбинираната марка. Този подход съвсем не означава, че се взема предвид само един от компонентите на комбинирана марка и той се сравнява с друга марка. В конкретния случай обаче, тъй като става въпрос за някаква образна отличителност на двете марки би трябвало да се подходи по-скоро рестриктивно. Това обаче не изключва възможността при определени обстоятелства цялостното впечатление, което дадена комбинирана марка създава в паметта на съответните потребители, да бъде доминирано от един или повече образни компоненти. С оглед на предимно визуалната оценка на двете съпоставими марки – фигуративна и комбинирана - трябва да се наблюдава образното сходството, а различията помежду им, защото образният елемент на тези две марки ще определят въдприятията на потребителя. При сравняване на две фигуративни марки вероятността за объркване се преценява изцяло въз основа на визуално сходство, като ако марките се състоят от няколко образни елемента, сходството се определя от доминиращото въздействие на един от тях. Визуалното сходство може да се определи и от използваните способи и методи за цветова индивидуализация на марката, свързана с композиционно разположение на образните елементи и цветовете - пространствено и в състава на марките. Сходният обект на изображение(например птица) не е достатъчно основание, за да съществува вероятност за объркване у потребителя, тъй кaтo от значение за определяне на степента на сходство е конкретното детайлно изследване на елементите, които обуславят образното представяне на марката. Когато обект на експертиза са две комбинирани марки, като критерии за вероятността от объркване на потребителя се изследват сувкупността от визуално, фонетично или смислово сходство, като се отчита общото впечатление от марките. Тук също е много важно дали е налице доминиращ образен или фонетичен елемент, който в съвкупност с приликите или разликите при останалите елементи, може да изиграе решаваща роля при преценката за наличието или липсата на сходство.
Сходствата при словни марки марки са изградени на типични за тях специфики. За сходството при словните марки, представляващи думи, изрази или словосъчетания, външният вид(визуалното сходство ) не може да бъде водещ елемент, като поради това степента на сходство се преценява на базата на фонетични и смислови прилики. Както вече бе отбелязано, при срамнението на две словни марки се обръща внимание на идентичността при дължината на думите, броят на сричките и буквите и доколко асоциативно и смислово те създават у потребителя еднакви възприятия, които той вече си е изградил от досега му с една по-ранна словна марка. Сходството при словните марки не може да се избегне чрез накъсването им на срички, уголемяване на част от буквите, разделянето им с тире, или пък обратно – с тяхното сливане. Що се отнася до смисловото сходство, то е базирано на основните лингвистични принципи, а когато става въпрос за марки на чужд език, се преценя до колко той е близък на българската аудитория, дали става въпрос за чуждици или заемки и т.н.
Автор: адвокат Атанас Костов
За повече информация по темата прочетете статията "Опозиция на търговска марка".