Опозиция на търговска марка - автор Атанас Костов.
Адвокат Атанас Костов е топ експерта в България по темата "Опозиция на търгоска марка", като той е и авторът на тази книга, популярна в българската правна литература. Представяме на Вашето внимание негова статия по темата:
1.Процедура по опозиция на търговска марка в България. С едно от последните изменениея на Закона за марките и географските означения от 26.02.2010 г. - ДВ, бр. 19 от 2010 г. 26.02.2010 г., Народното събрание на Република България прие една интересна и практически нова промяна в процедурата по регистрацията на търговски марки, като въведе т.нар процедура по опозиция.
При така приетата нова система за регистрация на марките, експертизата по същество на заявки за регистрация ще се извършва служебно само на абсолютни основания. Ако подадената заявката отговаря на изискванията на чл.11 ЗМГО, тя ще бъде публикувана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. Новите относителни основания за отказ на регистрация (Загл. изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.), предвидени в чл.12 ЗМГО, визират факта, че когато е подадена опозиция не се регистрира марка: която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични; когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Тук като основание са дадени няколко критерия, които съществуваха и в старата норма на чл.12 ЗМГО – по ранна марка, сходство на стоки и/или услуги, както и фонетично, визуално или смислово сходство между двете марки, водещо до объркване на потребителите. Тези критерии обикновено следва да бъдат дадени комулативно, като степента на сходство зависи от степента на припокриване на споменатите критерии. В новия чл.12, ал.1 ЗМГО е изградено и законово определение за това, какво е „по-ранна марка”:
1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон – национална регистрирана марка на територията на Република България.
2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон – това са т.нар нерегистрирани национални марки, в контекста на хипотезата на чл.8, ал.4 от Регламент (ЕО) 207/2009г.
3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България. Това са т.нар. международни марки, регистрирани по Мадридската конвенция и протокола към нея.
4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България. Тук също говорим за международните марки, но с по-ранна приоритетна дата на заявяване.
5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 207/2009". Това са т.нар СТМ марки или марки на общността, които от 1 януари 2007г. имат сила на територията на България, след приемането на страната в ЕС.
6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;
7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета. Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно чл.50а, ал.2 ЗМГО определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация.
Когато опозицията е подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие. При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.
Реално процедурата по опозиция е отразена пълно и конкретно в новите чл. 38б – 38г от ЗМГО (Нов - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.). Според чл.38б ЗМГО в тримесечен срок от публикацията на заявката, притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 ЗМГО, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 ЗМГО да подаде опозиция срещу:
1. регистрацията на марка, заявена по ЗМГО;
2. признаването на действието на международна регистрация на територията на Република България. Тук предполагам законодателят е имал предвид международните марки, регистрирани по Мадридската конвенция и Протокола към нея, както и СТМ регистрациите. Считам, че с оглед по-ясното тълкуване това трябва изрично да бъде казано при едно бъдещо ревезираме на тази норма, тъй като по мое мнение използваният термин „международна регистрация” може да да бъде интерпретиран стеснително да тези марки, регистрирани по Мадридската конвенция и протокола към нея, което не е много точно, тъй като изключва марките, защитени като СТМ(европейските търговски марки). Опозицията по отношение на коментираните международни марки се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Опозицията представлява писмен документ, под формата на молба, който се подава в два екземпляра в Патентно ведомство. Тази молба трябва да е мотивирана, като се посочи правното основание, на което тя е базирана, както и подробни мотиви и придружаващите ги доказателсва, които да подкрепят направеното искане, правейки го евентуално основателно. Опозицията следва да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката - обект на опозицията – номер на заявката или регистрационен номер, дата на заявяване, на регистрация или на приоритет, както и документ за платена държавна такса. Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.
За опозиция, подадена по чл.38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО, се уведомява заявителят на националната марка - обект на опозицията. Едновременно с това на двете страни по подадената опозиция се изпраща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с по три месеца по писмено искане, подписано от страните. Ако в предоставения тримесечен срок страните депозират споразумение по спора, производството по опозицията се прекратява. Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката - обект на опозиция. Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.
В чл.38б, ал.7 от ЗМГО е казано, че за опозиция, подадена по чл.38, ал. 1, т. 2, се уведомява Международното бюро. Тази опозиция както казах и по-горе касае признаването на действието на международни марки на територията на Република България. Така формулирани, както хипотезата на чл.38, ал.1, т.2, така и тази на чл.38, ал.7 от ЗМГО не уреждат и противоречат на казаното в чл.12, ал.1, т.5 и 6 ЗМГО. Защо? Споменато е че при подаване на опозиция спрямо международни марки се уведомява Междунаровоното бюро, като се има предвид международното бюро на СОИС, Женева, което администрира заявените и регистрирани международни марки. Но отново казвам, че ако това звучи логично, нищо не се споменава за сезирането на ЕUIPO( European Union Intellectual Property Office) в Аликанте, която администрира европейските марки. Никъде не е казано в какъв срок става това и дори не е споменато, че тази организация се уведомява за подаде опозиция спрямо обекти на марковото право, които тя администрира. Това е очевиден пропуск в закона, които следва да бъде корегиран своевременно.
Предвид казаното до тук, следва да се маркира факта, че проверката за наличие на относителни основания за отказ на регфистрация от 10.03.2011г. вече няма да е приоритет на Патентното ведомство, което я извършваше служебно до настоящия момент. Това задължение ще има всеки един заинтересуван правен субект, който ще трябва самостоятелно или чрез съответния специалист да следи за това, дали правата му по отношение на определена марка не са нарушени и то да го извърши в посочените срокове. В противен случай, когато по дадена заявка в Патентното ведомство не е постъпила опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение по постъпилата опозиция, ще се взима решение за регистрация на марката.
Нормите, регламентиращи новата процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник, т.е точно на 10 март 2011 г., за да се даде възможност на заинтересованите правни субекти да получат тази информация и да вземат адекватни юридически решения с оглед новата процедура по регистрация, която ще изисква непрекъснат контрол върху действията на множество правни субекти, носители на права на интелектуална собственост върху търговски марки не само в България, но и в чужбина.
2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон – това са т.нар нерегистрирани национални марки, в контекста на хипотезата на чл.8, ал.4 от Регламент (ЕО) 207/2009г.
3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България. Това са т.нар. международни марки, регистрирани по Мадридската конвенция и протокола към нея.
4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България. Тук също говорим за международните марки, но с по-ранна приоритетна дата на заявяване.
5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 207/2009". Това са т.нар СТМ марки или марки на общността, които от 1 януари 2007г. имат сила на територията на България, след приемането на страната в ЕС.
6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;
7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета. Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно чл.50а, ал.2 ЗМГО определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация.
Когато опозицията е подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие. При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.
Реално процедурата по опозиция е отразена пълно и конкретно в новите чл. 38б – 38г от ЗМГО (Нов - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.). Според чл.38б ЗМГО в тримесечен срок от публикацията на заявката, притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 ЗМГО, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 ЗМГО да подаде опозиция срещу:
1. регистрацията на марка, заявена по ЗМГО;
2. признаването на действието на международна регистрация на територията на Република България. Тук предполагам законодателят е имал предвид международните марки, регистрирани по Мадридската конвенция и Протокола към нея, както и СТМ регистрациите. Считам, че с оглед по-ясното тълкуване това трябва изрично да бъде казано при едно бъдещо ревезираме на тази норма, тъй като по мое мнение използваният термин „международна регистрация” може да да бъде интерпретиран стеснително да тези марки, регистрирани по Мадридската конвенция и протокола към нея, което не е много точно, тъй като изключва марките, защитени като СТМ(европейските търговски марки). Опозицията по отношение на коментираните международни марки се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Опозицията представлява писмен документ, под формата на молба, който се подава в два екземпляра в Патентно ведомство. Тази молба трябва да е мотивирана, като се посочи правното основание, на което тя е базирана, както и подробни мотиви и придружаващите ги доказателсва, които да подкрепят направеното искане, правейки го евентуално основателно. Опозицията следва да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката - обект на опозицията – номер на заявката или регистрационен номер, дата на заявяване, на регистрация или на приоритет, както и документ за платена държавна такса. Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.
За опозиция, подадена по чл.38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО, се уведомява заявителят на националната марка - обект на опозицията. Едновременно с това на двете страни по подадената опозиция се изпраща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с по три месеца по писмено искане, подписано от страните. Ако в предоставения тримесечен срок страните депозират споразумение по спора, производството по опозицията се прекратява. Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката - обект на опозиция. Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.
В чл.38б, ал.7 от ЗМГО е казано, че за опозиция, подадена по чл.38, ал. 1, т. 2, се уведомява Международното бюро. Тази опозиция както казах и по-горе касае признаването на действието на международни марки на територията на Република България. Така формулирани, както хипотезата на чл.38, ал.1, т.2, така и тази на чл.38, ал.7 от ЗМГО не уреждат и противоречат на казаното в чл.12, ал.1, т.5 и 6 ЗМГО. Защо? Споменато е че при подаване на опозиция спрямо международни марки се уведомява Междунаровоното бюро, като се има предвид международното бюро на СОИС, Женева, което администрира заявените и регистрирани международни марки. Но отново казвам, че ако това звучи логично, нищо не се споменава за сезирането на ЕUIPO( European Union Intellectual Property Office) в Аликанте, която администрира европейските марки. Никъде не е казано в какъв срок става това и дори не е споменато, че тази организация се уведомява за подаде опозиция спрямо обекти на марковото право, които тя администрира. Това е очевиден пропуск в закона, които следва да бъде корегиран своевременно.
Предвид казаното до тук, следва да се маркира факта, че проверката за наличие на относителни основания за отказ на регфистрация от 10.03.2011г. вече няма да е приоритет на Патентното ведомство, което я извършваше служебно до настоящия момент. Това задължение ще има всеки един заинтересуван правен субект, който ще трябва самостоятелно или чрез съответния специалист да следи за това, дали правата му по отношение на определена марка не са нарушени и то да го извърши в посочените срокове. В противен случай, когато по дадена заявка в Патентното ведомство не е постъпила опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение по постъпилата опозиция, ще се взима решение за регистрация на марката.
Нормите, регламентиращи новата процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник, т.е точно на 10 март 2011 г., за да се даде възможност на заинтересованите правни субекти да получат тази информация и да вземат адекватни юридически решения с оглед новата процедура по регистрация, която ще изисква непрекъснат контрол върху действията на множество правни субекти, носители на права на интелектуална собственост върху търговски марки не само в България, но и в чужбина.
2.Процедура по опозиция нa европейска марка в Службата на европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO). Новият модел на експертиза, касаещ въвеждането на процедурата по опозиция е взаимстван изцяло от експертизата, която се извършва във Службата на европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO), администриращо марката на Общността. "Опозицията" е процедура, която се провежда пред ЕUIPO, в случаите когато трета заинтересована страна поиска поиска това от отдел „Oпозиция”("Opposition Division"), касаещо процедура по отхвърляне на заявки на марки на Общността в EUIPO. След като заявката за СТМ(Community trade mark) бъде публикува, за всяко трето заинтересовано лице възниква правото, в срок от три месеца да подаде опозиция срещу така заявената марка на Общонстта. Ако няма подадени опозиции в този период се пристъпва към регистрация, тъй като срока е преклузивен.
При подадена опозиция на притежателя на по-ранната търговска марка, заявената търговска марка на Общността не се регистрира:
(А) ако е идентична с по-ранната търговска марка и стоките или услугите, за които се прилага регистрацията са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната търговска марка;
(Б) когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, предмет на търговски марки съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, в която по-ранната търговска марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната търговска марка. Тук следва да се отбележи, че Според съдебната практика на Съда на Европейските общности, "не може да съществува вероятност от объркване, когато обществеността не смята, че стоките произхождат от едно и също предприятие" (срв. решение на Съда на Европейските общности от 29-ти Септември 1998 по дело C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha срещу Метро Goldwyn-Mayer, Inc, ОВ СХВП, No 12/1998, стр. 1419, ал. 23).
За целите на чл.8 от Регламент (ЕО) № 207/2009, по-ранни търговски марки са:
(А) търговски марки, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети по отношение на тези търговски марки:
(I) марки на Общността;
(II), търговски марки, регистрирани в държава-членка, или, в случая на Белгия, Люксембург или Нидерландия; търговски марки, регистрирани в Патентното ведомство на Бенелюкс;
(III) търговски марки, регистрирани съгласно международни договорености, които са в сила в дадена държава-членка;
(Б) заявките за марки, посочени в алинея (а), ако те бъдат регистрирани;
(В) марки, които към датата на заявката за регистрация на марка на Общността, или, при необходимост, на приоритета, претендиран по отношение заявката за регистрация на марка на Общността, са общоизвестни в дадена държава-членка, в смисъла, в който думите са добре известни, използвани в член 6, приложени второ от Парижката конвенция.
При подаване на опозиция на търговската марка, заявката за търговска марка на Общността(СТМ) не се регистрира, когато агент или представител на притежателя на търговската марка е извършил заявяването от свое име без съгласието на притежателя, освен ако агентът или представителят не оправдаят действията си.
В общи линии както и при хипотезата на чл.12 от ЗМГО, подаващия опозиция срещу СТМ трябва да има права върху по-ранна търговска марка или друга форма на търговски знак. Под друга форма на „търговски знак” се има предвид т.нар „нерегистрирана марка” или визия на логотип, наложена в търговията. Според чл.8, ал.4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 при опозиция на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия с по-голямо значение от местното, марката за която е подадена заявката, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата- членка, което регламентира този знак: правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на заявката за регистрация на марка на Общността или приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на марка на Общността; този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-късната търговска марка. Това основание показва модерността на Регламент (ЕО) № 207/2009 и липсата му в българския закон е неоправдано според мен, тъй като този международен акт е част от българското законодателство. Основанията, поради които една опозиция може да бъде реализирана на базата на т.нар "относителни основания за отказ(както и в българския ЗМГО), са посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009. За да се проведе успешна опозицията, спрямо заявената марка трябва да бъде установено, че е несъвместива с претендираните от третите лица права. Всяко производство по опозиция започва с период, през който страните могат да преговарят за споразумение - така наречения период за "размисъл"("cooling-off period"). В рамките на това време на страните се дава възможност за прекратяване на производството, без да поемат допълнителни разходи.
Когато не се стигне до споразумение, производството по опозиция включва обмен на становища от двете – съответно заявителя и подаващия опозицията. В края на производството отделът по „Oпозиция” на EUIPO взима решение, с което отхвърля опозицията изцяло или частично. Ако все пак на базата на опозицията марката на Общността (СТМ) не е напълно отхвърлена и при условие, че няма други подадени опозиции, същата ще бъде регистрирана.
Решение на отдела по споровете е предмет на обжалване от всяка от страните. Жалбата се решава от Апелативната комисия към EUIPO. По-нататъшно обжалване можe да бъдe направено в Първоинстанционния съд на Европейските общности (ПИС) и в крайна сметка до Съда на Европейските общности (СЕО).
За разлика от практиката в българското Патентно ведомство, опозицията в EUIPO, както и заявката за марка на общността могат да бъдат подадени по електронен път. Използването на формата за опозиция, която е публикувана на сайта на EUIPO не е задължително, но все пак правилното и използване обикновено гарантира, че опозицията няма да има недостатъци, като допълнително там е указано и какви такси следва да се платят, какви са опциите за плащане в този контекст и т.н.
Разноски по опозицията. Съгласно чл.85, ал.1 от Регламент (ЕО) № 207/2009, губещата страна в процедурата по опозиция понася разноските, направени от другата страна, както и всички разходи, направени от нея за нуждите на производството. Разпределението на разходите трябва да се разглежда като диспозитив в решението по опозицията. Следва да се отбележи, че въпросът за разходите е важен в началото на подготовката на подаване на опозицията. Това е така защото, ако опозицията се отнася до стоки и услуги, които са частично не идентични или сходни със стоките и услугите на търговска марка, предмет на опозиция и ако репутацията на противопоставената търговска марка не може да бъде доказана, то опозицията ще бъде (поне частично) отхвърлена и подалия опозицията трябва (частично) да заплати разходите на заявителя на марка на Ощността.
Автор: адвокат Атанас Костов
За повече информация по темата можете да потърсите книгата на адвокат Атанас Костов "Опозиция на търговска марка", както и да прочетете статията "Сходството като основание за отказ на регистрация на търговска марка".