Промишлен дизайн. Новост и оригиналност при промишлените дизайни. Адвокат по промишлен дизайн.
След последните изменения на Закона за промишления дизайн(ЗПрД), влезли в сила от 12 февруари 2011г., Патентно ведомство вече не извършва служебно експертиза на абсолютни основания относно това, доколко един заявен дизайн отговаря на императивните изисквания на закона за новост и оригиналност, визирани съответно в чл.12 и чл.13 от ЗПрД. В предходната редакция на Закона за промишления дизайн и неговия предишен чл.37(от ДВ, бр.81 от 14 септември 1999г. до Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г., в сила от 12.02.2011 г.) бе предвидено изрично, че експертизата по същество следва да провери всички заявени и регистрирани по-ранни идентични дизайни, както на територията на Република България, така и в световен мащаб с цел да се даде становище относно хипотезата на чл.3, чл.11, ал.2, чл.12 и чл.12, ал.2 от ЗПрД. Ако в този контекст експертизата откриеше основания за отказ на регистрация на заявения дизайн или на част от него, заявителят се уведомяваше за мотивите на Патентно ведомство и му се предоставяше три месечен срок за възражение. След коментираните промени от 2011г. в ЗПрД, от експертиза по същество се премина към регистрационна система на заявените дизайни по национален ред.
Тази нова законодателна уредба беше наложена най-вече поради нуждата от уеднаквяване на националното ни законодателство със системата за регистрация на дизайните на Общността, съгласно Регламент № 6/2002 на Съвета на ЕО. По настоящем националното производство по регистрацията на промишлен дизайн включва проверка дали заявката отговаря на формалните изисквания за администрирането й, както и дали тя попада в хипотезата на чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПрД, т.е дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако сочените изисквания са спазени, спрямо заявката за промишлен дизайн се постановява решение за регистрация, което се публикува в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. Логичният извод от казаното е, че целта на този нов режим за регистрация е предимно да се намали срока на производството. Това води до получаване на защитен документ за по-кратко време, като в следствие на това претендирането на правата, произтичащи от дизайна могат да се осъществят по ефективно. Интересен момент е, че след отпадането на експертизата по същество, касаеща проучването за новост и оригиналност на дизайна(извършвана преди от Патентно ведомство) за правопритежателите и другите търговски субекти възникна необходимостта по свой почин да следят за публикациите на заявени и/или регистрирани идентични дизайни в Официалния бюлетин на Патентно ведомство. Това наложи в практиката да се предлагата услугата „наблюдение на промишлен дизайн”, тъй като мониторингът се оказа особено важен за правните субекти, с цел да се предпазят от нарушаване на чужди права или пък на свой ред да инициират опцията за евентуално производство по заличаване на вече регистран промишлен дизайн, базирано на искането за опорочаване на новостта или оригиналността. Какви практически проблеми създава новия ред за регистрация на промишлени дизайни и какво всъщност представляват понятията „новост” и оригиналност” и защо те са толкова важни?
Новост при промишлените дизайни. Както вече отбелязах, новостта и оригиналността представляват юридически критерии от категорията на т.нар „абсолютни основания за регистрация”. Липсата или наличието им обосновават регистрабилността на един промишлен дизайн или не. Законодателят е приел императивното правило, че един дизайн е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света(чл.12, ал.1 от ЗПрД). До опорочаване на новостта могат да доведат правни действия, които представляват публикации на дизайна в пресата или в технически каталози, дипляни и репрезентационни материали, излагането му на панаири и технически изложения, използването му в търговията или разгласяването му в медиите, не само на територията на Република България, но и в света. Интересен момент е, че до опорочаване на новостта се стига не само, ако тези действия са извършени от самия заявител на промишления дизайн, но и ако са направени от всяко трето лице или търговско дружество, което обоснове наличието на факти и обстоятелства, водещи до извода за използването или разгласяването на идентичен дизайна преди датата на заявката или приоритета. Тук се имат предвид т.нар. „конвенционен приоритет”, възникващ на базата на член 4 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883г., както и съответните „изложбен” и „национален приоритет”, които се прилагат спрямо промишлените дизайни*. Всичко това означава, че от датата на подаване на заявката на заявителя се признава правото на приоритет пред по-късно подадени заявки за регистрация на идентични дизайни, като за всяка заявка, за която е претендиран приоритет, Патентно ведомство проверява служебно дали са изпълнени изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗПрД и право на приоритет на заявителя се признава, ако:
1. предходната заявка е била редовно подадена в Република България, в страна - членка на Парижката конвенция или на Световната търговска организация;
2. предходната заявка е първа заявка по смисъла на чл. 4 от Парижката конвенция и в нея е разкрит същият дизайн;
3. заявката е подадена в Патентното ведомство в 6-месечен срок от датата на подаване на предходната заявка;
4. претенцията за приоритет е направена най-късно в 2-месечен срок от датата на подаване на заявката съгласно чл. 31, ал. 2 с посочване на датата и страната на предходната заявка; и
5. в 3-месечен срок от датата на подаване на заявката заявителят заплати такса за приоритет и представи приоритетно свидетелство, издадено от компетентния орган на страната, в която е подадена предходната заявка.
Основен момент от фактическия състав на евентуално претендираната „опорочена новост” е, че двата сравнявани дизайна трябва да бъдат идентични. В чл.12, ал.2 от ЗПрД е закрепено императивното правило, че дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи. Според чл.3 ал.1 от ЗПрД дизайнът представлява видимият външен вид на продукт или част от него, определени от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях, т.е ако два разглеждани дизайни имат съвпадение като общо впечатление по отношение на част или всички от визираните критерии, то тези дизайни са идентични. Оценката относно идентичността се извършва от гледна точка на т.нар „информиран потребител”, а това са правните субекти, които работят, потребяват услуги или търгуват с дадени стоки в конкретна област на икономиката. Същото виждане се потвърждава и от §1, т.14 от ЗПрД, който казва, че "информиран потребител" е потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът. Ако този тесен кръг от потребители може да бъде объркан относно произхода на някой от двата сравнявани дизайна, на базата на тяхната обща визиулна прилика, то изводът е, че дизайните са идентични. „Информираният потребител” по смисъла на чл.10, ал. 1 от Регламент № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността е особено бдителен и има известни познания за предходното развитие, т.е. за достиженията в областта на промишления дизайн, свързани със съответния продукт, които са станали общодостъпни към датата на подаване на заявката за оспорвания промишлен дизайн или, когато са налице условията за това, към датата на претендирания приоритет. Т.е критериите за оценка на идентичността са по-скоро психологически и касаят начинът, по който даден дизайн е позициониран продуктово на пазара, както и психологическите критерии на самия потребител, свързани с неговата визуална оценка като цялостно изображение.
Чисто практически съществува особено интересен момент, който касае разгласяването на промишления дизайн, което не влияе на новостта, т.е не води до нейното опорочаване. В чл. 14 от ЗПрД изрично е визиран факта, че разгласяването на дизайн - обект на заявка за регистрация, не влияе върху новостта му, когато това разгласяване е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно датата на приоритета, но само ако това разгласяване е направено от автора, неговия правоприемник или трето лице в резултат на информация или действие на автора или на неговия правоприемник или от трето лице във вреда на автора. На първо място, що се отнася до приложимостта на цитираната разпоредба следва да се отбележи, че тя дава възможност да се предложи на автора или на неговия правоприемник да презентира даден дизайн на пазара за период от дванадесет месеца, преди да пристъпи към подаване на заявката за регистрация, с цел да проучи търсенето на определена стока най-вече поради търговски мотиви. Така през този период авторът или неговият правоприемник могат да имат увереност в търговския успех на даден дизайн, преди да направят разходите по регистрацията и без да се опасяват, че информацията, станала публична във връзка с това оповестяване, може да се използва успешно в едно евентуално бъдещо производство по заличаване, образувано след регистрацията на съответния дизайн. Според мен именно и поради това, ако едно трето лице докаже, че е било добросъвестно на територията на България и в коментирания 12 месечен срок е произвеждало дизайн, идентичен на заявения по свой почин, без да има информация за дизайна на заявителя или без да иска с тези действия да го увреди, то новостта при всички случаи следва да се счита за опорочена. Това мое виждане важи с пълна сила и за случаите, в които се докаже, че в световен мащаб дадена стока с идентичен дизайн на заявения е била на пазара преди датата на заявяване и съотетно преди датата на приоритета, като с нея е било търгувано добросъвестно много преди заявения национален дизайн(или съответно дизайнът на Общността).
Оригиналност при промишлените дизайни. Съгласно чл. 13, ал.1 от ЗПрД дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. При преценка на оригиналността се взема предвид степента на свобода на дизайнера при създаването на дизайна(чл.13, ал.2 от ЗПрД). От тук следва съждението, че между два промишлени дизайна има противоречие, когато те създават едно и също цялостно впечатление у информирания потребител, и че в това отношение следвало да се държи сметка за степента на свобода на автора при разработването на оспорвания промишлен дизайн. Фигурата „степен на свобода на автора при разработването на промишления дизайн” се определя по-конкретно, като се изхожда от изискванията, наложени от техническата функция на продукта или на елемент от продуктовата характеристика, или от приложимите спрямо продукта законови разпоредби. Тези изисквания водят до стандартизиране на някои характеристики, които по този начин стават общи за промишлените дизайни, прилагани към съответния продукт. Ето защо при определяне на критерия „оригиналност” следва да се определи продуктът, в който е предназначен да бъде включен или към който ще се прилага оспорваният промишлен дизайн, като се вземат предвид отнасящите се до това указания, съдържащи се в заявката за регистрация на посочения промишлен дизайн. При необходимост следва да бъде изследван и самият промишлен дизайн, доколкото той уточнява естеството на продукта, неговото предназначение или функция. Действително разглеждането на общата визия на даден промишлен дизайн може да позволи продуктът да бъде индивидуализиран сред по-широка категория продукти, указана при регистрацията, като по този начин действително се определи информираният потребител и съответно степента на свобода на автора при разработването на промишления дизайн. Що се отнася до тълкуването на понятието за информиран потребител, следва да се приеме, че качеството „потребител“ предполага, че съответното лице използва продукта, в който е включен промишленият дизайн, в съответствие с целта, за която е предназначен този продукт. Определението „информиран“ съотнесено към критерия „оригиналност” освен това подсказва, че без да бъде изобретател или технически експерт, потребителят следва да познава съществуващите в съответния сектор различни промишлени дизайни, има определено равнище на познания относно елементите, които обикновено са включени в тези промишлени дизайни, и поради своя интерес към съответните продукти проявява сравнително висока степен на внимание, когато ги използва (виж. Решение на съда на ЕО от 22 юни 2010 г. по дело Shenzhen Taiden/OHIM — Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08). Поради изложените мотиви в практиката по дела, които касаят спор за идентичност между два дизайна, често се назначават съдебно-технически, а понякога и съдебно-социологически експертизи, с цел да се даде адекватна оценка от експери или директно от потребители на идентичността на сравняваните дизайни на базата на създаваното от тях общо впечатление.
Новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт. Когато дизайнът е приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, той се смята за нов или оригинален, ако включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт и видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност(чл.13а ЗПрД). При така претендираната новост и оригиналност следва да се направи анализ на това дали дизайна, включен в съставния продукт, допринася за различното общо впечатлетие, което създава последния в информирания потребител. Пример за такова решение в съдебната практика е това, по дело T-10/08 на Съда на Европейските общности. Страни по производството са по производството са жалбоподателят „Kwang Yang Motor Co.”, Ltd (Kaohsiung, Тайван) и ответник Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). Подпомагаща страна в производството пред апелативния състав на OHIM и встъпила в производството пред Общия съд е „Honda Giken Kogyo Kabushiki Kais” (Токио, Япония). Предмет на производството е жалба за отмяна на Решението от 8 октомври 2007 г. на трети апелативен състав на OHIM (преписка R 1337/2006-3) във връзка с производство по обявяване на недействителност на дизайн на Общността между „Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha и Kwang Yang Motor Co.”, Ltd. Процесният дизайн касае двигател с вътрешно горене с вентилатор отгоре. Страната, която иска обявяване на недействителността на дизайна на Общността е „Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co.” Ltd . Предходният дизайн на тази фирма касае национален дизайн, регистриран в САЩ за "мотор с вътрешно горене с вентилатор отгоре" с патент № D 367 070. Отделът на OHIM за обявяване на недействителност отхвърля изцяло искането за обявяване на недействителност. Апелативният състав към OHIM обаче отменя решението на отдела за обявяване на недействителност и обявява дизайна за недействителен, като изложените правни основания са нарушение на чл.4 и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно промишления дизайн на Общността. Апелативният състав към OHIM мотивира решението си с извода, че по отношение на атакувания дизайн липсва индивидуален характер, по смисъла на член 6 от Регламент 6/2002, тъй като възпроизведеното у информирания потребител цялостно впечатление не се различава от това, кото създава по-ранният дизайн. Така OHIM обяснява факта, отразен в решението, че процесното изображение на двигател с вътрешно горене е съставна част на сложен продукт по смисъла на член 4 (2) от Регламент № 6/2002 г. (параграф 15 от обжалваното решение). Нито една от страните не оспорва, че сложният продукт, към който е приложим двигателя е косачка за трева. Когато двигателят е бил инсталиран на косачката, съставните части на двигателя, които остават видими при нормално използване на сложния продукт са предимно в горната част. Механичните части на предната страна и страничните страни, както и на задната страна са по-малко видими, а долната страна изобщо не се вижда. Що се отнася до общото впечатление, създадено от оспорвания дизайн, то Апелативния състав на OHIM е решил, че същото следва да се оценява въз основа на цялостната визия, която придава предимно горната страна на двигателя, възприеман от информирания потребител на косачки за трева. Този потребител е определен като човек, който желае да използва косачки и се информира по този въпрос. Апелативният състав е приел също така, че по отношение на оценката на цялостното впечатление, създадено от оспорения и по-ранния дизайн, върху информирания потребител на косачки за трева, следва фокусът да се насочи най-вече към цялостния облик на горната страна на двигателя и на разположението на различните компоненти на двигателя, тяхната форма и размера им един спрямо друг, а не върху множество технически подробности. Апелативният състав на OHIM отбелязва също, че при сравняваните дизайни използваните компонентите като форма са много сходни. Единствената разлика, касае пускането на стартера, но тази разлика не променя цялостното впечатление, създадено от двигателя за информирания потребител. В заключение Апелативният състав приема, че дизайнерите на двигатели с вътрешно горене имат висока степен на свобода и това подсилва извода за идентичност на сравняваните дизайни, тъй като не е търсено новаторско решение при горната част на оспорвания дизайн. Ето защо, в диспозитивът на решението си Съдът на Европейските общности постфактум, като последна инстанция по спора, е отхъврлил жалбата на „Kwang Yang Motor Co.”, Ltd, подадена чрез Апелативния състав на OHIM и е осъдил жалбоподателя да заплати направените от другата страна в производството съдебни разноски.
Автор: адв.Атанас Костов
*Костов. Ат. – „Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на общността.”, сп. „Собственост и право”, 2012г.