Защо съдебната практика, касаеща спорове между домейни и търговски марки в България, е незаконосъобразна?
1.Увод:
Иска ми се да започна настоящото изложение с отбелязването на обективния факт от действителността, че най-голямата фирма в света(към момента), чиито бизнес е мултимилиарден – „AMAZON“, e базирана онлайн. Нейните акции се търгуват на стоковата борса в Ню Йорк, Лондон и Хонг Конг. Зад сайта AMAZON.com стои корпорацията „Amazon.com” Inc. Тази фирма притежава и американската национална, международната(регистрирана по Мадридската спогодба и протокола към нея) и европейска търговска марка АМАZON.com. Въпросната търговска марка определено представлява домейн! Нейните акции по моя информация(допускам тя да е непълна) не се търгуват на софийската борса, нито пък дела свързани с нея се гледат в софийските съдилища, но тя все още е най-скъпо струващата търговска марка в света, представляваща домейн. Споделям тези факти поради особено противоречивото виждане на българския съд от 21 век(обект на изследване в тази статия), че „домейнът не може и не е търговска марка“ и че „недобросъвестната регистрация на домейн не е търговска дейност“. Звучи Ви абсурдно? И на мен.
По темата бих искал да споделя, че през повече от 20 годишната ми практика като адвокат осъзнах, че ако едно дело не касае несъстоятелност или не е свързано с много тежки убийства, недвижими имоти или договори, то „не представлява правна и фактическа сложност“ за българския съд. Уви „мотивите“ на много решения, които касаят високи технологии, опровергават това негово виждане и сочат едно тотално неразбиране по темата на множество български магистрати. Интересен от тази гледна точка е практическият въпрос как се очаква България да привлече инвестициите на високотехнологични компании, които рядко изпадат в несъстоятелност, за да загърбят престъпно задълженията към кредиторите си(т.нар „криминален фалит“ - непознат за българското право), но за сметка на това имат мултимилионни бизнеси, базирани онлайн? Как да защитим тези бизнеси, след като България не имплементира Директивата IPRED[1] при факта, че беше длъжна до го направи най-късно до април 2009г., а постфактум същото се случи и с Директива за авторското право в цифровия единен пазар от 2019г.[2] Явно, това е маловажно в България, но не и в САЩ[3], като разликите в икономическия и гражданския оборот, очевидно в развитието на правната рамка и правоприлагането, показват кой е на прав път и кой не!
Всъщност във високотехнологичния 21 век договорите станаха „smart contracts”(oт англ. „умни договори“) и те са имплементирани в софтуера на финансови инструменти на ниско ниво в кода, капиталите се набират чрез онлайн финансови кампании, наречени ICO(oт англ.”Initial coin offering”) - вид онлайн емитиране на акции, да не говорим за софтуерни патенти и изкуствен интелект, до които българските съдии като право и юридическа рамка дори не са се докосвали, но да се върнем на нещо по-тривиално: очевидно зад най-големите компании в света стоят търговски марки, които представляват домейни. Всички тези процеси остават незабелязани за „експертността“ на част от българските топ магистрати, които не само не познават международната, а и националната нормативна рамка, свързана с интелектуалната собственост онлайн в детайл, но продължават да „обогатяват“ съдебната практика с решения, според които, „домейнът няма как и не може да бъде търговска марка“[4] и „регистрацията и поддържането на домейн сходен или идентичен на регистрирана търговска марка не е търговска дейност“.[5]
Настоящето изложение е насочено към доктринално изясняване на факта, презюмиран от всеки юрист, занимаващ се с интелектуална собственост, а именно, че домейните са обект на търговска марка[6], че закупуването и ползването на домейн е търговска дейност и че всичко това има своите юридически, финансови и правоприлагащи ефекти в бизнеса и правоотношенията между различни правни субекти – съответно тези, недобросъвестно регистрирали домейни и други, с по-ранни права на индустриална собственост върху тях[7].
Създаденият институционен Арбитражен съд към WIPO(Световната организация по интелектуална собственост) по арбитриране на спорове между търговски марки и домейниотдавна предлага услуга за разрешаване на спорове за домейни от първо ниво с код на съответната държава (от англ. „Domain Name Dispute Resolution Service for Country Code Top Level Domains“ или „ccTLD“). От стартирането на програмата на WIPO за услугата ccTLD през 2000г., Световната организация по интелектуална собственост е предоставила консултации на много държави за това какво е „ccTLD“, с цел установяване на условия за регистрация и процедури за разрешаване на спорове, които съответстват на международните стандарти за защита на интелектуалната собственост, като същевременно се вземат предвид конкретните обстоятелства и нужди на отделните правни субекти.
Естествено, както може би се досещате, България не участва в списъка на държавите, признаващи тази международна арбитражна процедура, сред които са Франция, Китай, Европейския съюз, Испания, Швейцария, Австралия, Канада, та дори Украйна, Панама, Перу, Румъния, Мексико и т.н – общо 78 страни[8]. Казвам всичко това на фона на все още съществуващия незаконен „арбитраж“ на фирма „Регистър.бг“ ЕООД, който продължава да „постановява решения“ по арбитриране на спорове между търговски марки и домейни, след множеството определения на ВКС, които казват, че това не е нито институционен, нито арбитраж ad hoc. Едно от тях застъпва виждането, че арбитражната комисия към „Регистър.бг“ ЕООД няма статута на независимо частноправно образувание по смисъла на чл.1 и чл.4 ЗМТА, тъй като тя е само помощен орган на фирма. С постановяваните от нея актове се предлага на Регистъра приемането на решение по конкретен спор, а не се разрешават самите спорове, и то с присъщата на арбитражните решения сила на пресъдено нещо, следователно те не подлежат на отмяна по реда на чл.47 ЗМТА[9].
След надявам се твърдо изградилото се становище от направеното въведение, че домейните могат и са обект на регистрация на търговски марки и че недобросъвестното заявяване и поддържане на домейн е поведение, което нарушва по-ранно регистрирана търговска марка, следва да се направят няколко препоръки de lege ferenda към българското правоприлагане, a и надявам се към българския законодател в близко бъдеще.
2.Материалноправна рамка, касаеща колизии между регистрирани търговски и домейни, даваща отговор на питането дали въобще домейните са обект на защита с търговски марки?
Отговорът на този въпрос е позитивен, като ние го намираме имплементиран в споменатото вече определение №754/02.11.2010г на ВКС по ч.тър. дело №410/210г., в което върховните съдии намират, че правоприлагането, касаещо спорове между търговски марки и домейни следва да се извършва от националните съдилища по Регламент № 874/2004 или от арбитражните такива, с намекът, че това може и да е арбитражът на WIPO. Очевидно аналогът на „Закон за интелектуалната собственост в дигиталното хилядолетие“ в България дълго време ще е един нормативен мираж, но това не означава, че липсва нормативна рамка на ЕС, която да е част от българското право, заместваща детайлно законодателното неглижиране на проблема.
От тази гледна точка следва да отбележа, че Регламент № 874/2004 е акт на ЕС, който създава правната рамка, относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането функциите на “.eu” домейн от най-високо ниво. Той по аналогия определя и принципите, от които съдилищата следва да се ръководят по отношение на регистрирането на националния домейн от първо ниво „.bg” и колизията му с вече съществуващи, по-ранни търговски марки – регистрирани или нерегистрирани такива. Въпросният общностен нормативен акт, който има директен правоприлагащ ефект в българското право, застъпва следното виждане в своя чл.10, озаглавен„Допустими страни и имена, които могат да регистрират“:
Ал.1: Притежателите на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или законодателството на Общността, и публичните органи имат право да подават заявления за регистрация на имена на домейни по време на период на поетапна регистрация преди началото на общата регистрация на домейни .eu. Под „предходни права“ се разбира, inter alia, регистрирани национални и общностни търговски марки, географски указания или наименования за произход и, доколкото те са защитени от националното законодателство в държавата-членка, вкоято се притежават, нерегистрирани търговски марки[10], търговски имена, бизнесидентификатори, фирмени имена, фамилни имена и отличителни заглавия на защитени литературни и художествени произведения[11].
Ал.2: Регистрацията въз основа на предходно право се състои в регистрация на пълното наименование, за което съществува предходното право, както е записано в документацията, която доказва, че такова право съществува.
Kaк се формира името на желания за регистрация домейн и трябва ли той да осъществява идентично или сходно марката и да е регистриран за сходни стоки и услуги. В казуса Madonna срещу Madonna.com, певицата Мадона доказва, че тя притежава и цял живот пее под регистрираната търговска марка MADONNA, която тя я използва в търговската си дейност на артист и че тя в това си качество желае да придобие домейнът, който осъществява нейното име като певица www.madonna.com. Към този момент(2000-та година), въпросният домейн е собственост на продуцент на порно филми(Дан Паризи) и съдържанието му е изцяло порнографско. Въпреки скандалния си имидж Мадона не е порно актриса и няма нищо общо с подобен тип филми, но за сметка на това е издала книга, която се казва “SEX”. Tя печели дело No. D2000-0847 на Арбитражния съд на WIPO на базата на по-рано регистрираната си търговска марка MADONNA и днес е притежател на домейна Madonna.com, тъй като Арбитражният съд на WIPO приема следното:
Съгласно параграф 4, буква б), подточка iv) от UDRP[12] доказателство за недобросъвестна регистрация и използване на име на домейн спрямо по-ранно регистрирана търговска марка са следните обстоятелства:
(iv) чрез използването на името на домейна, притежателят му Дан Паризи умишлено се е опитал да привлечете с търговска цел интернет потребители към своя уебсайт или друго онлайн място, като е създал вероятност от объркване с марката на ищеца Мадона по отношение на източника, спонсорството, принадлежността или одобрението на уебсайтът или място, или на продукт или услуга на уебсайт като място.
Процесуалните документи по дело No. D2000-0847 на Арбитражния съд към WIPO са в съответствие с това, че ответникът Дан Паризи е закупил домейнът madonna.com с конкретната цел - да търгува с името и репутацията на ищецът - Мадона, като ответникът не е предложил алтернативно обяснение за закупуването на името, въпреки иначе подробните и пълни документи, които е представил[13]. Ответникът Дан Паризи не е обяснил защо домейнът madonna.com е струвал 20 000 USD(толкова е предлаган домейнът като продажна цена) или защо това име се е смятало за ценно като атрактивен за уебсайт със сексуално съдържание. Ответникът Паризи отбелязва, че ищецът, представящ се като Мадона, се е появявал в списание „Penthouse“ и е публикувал книга "SEX". Твърдението, че "madonna" е просто дума в английския език, която по никакъв начин не кореспондира с домейна, не представлява особено остроумна защита, защото подобен мотив може да бъде изграден и по отношение на думата "coke"(това е мотив от решението). Напротив. Арбитражният съд към WIPO приема, че ответникът Дан Паризи дори не се е опитал да обвърже своя уебсайт с каквато и да е речникова дефиниция на "madonna". „Единственото правдоподобно обяснение за действията на притежателя на домейна е умишленото усилие да търгува с известността на името и марката на ищеца(Мадона) с цел търговска печалба. Тази цел е в нарушение както на UDRP, така и на Закона за търговските марки на САЩ“.
В този контекст следва да се отбележи, че всъщност словният елемент на по-рано регистрираната търговска марка не трябва да е задължително идентичен, а сходен на регистрирания домейн – търговската марка MADONNA e сходна във висока степен(водеща до идентичност), но не и идентична на домейна Madonna.com. Същото законодателно виждане откриваме и в чл.11 от Регламент № 874/2004, озаглавен „Специални символи“, който предвижда:
-„За регистрирането на пълни имена, съставени от повече думи или текстови елементи или от думи, отделени една от друга с интервал, името на домейн, образувано чрез обединяването на частите на пълното име чрез тире или чрез сливането им, се счита за пълно име. Когато името, за което се претендира за предходни права, включва специални знаци, интервали или пунктуация, тези знаци изцяло се елиминират от съответното име на домейн, като се заменят с тире или запетая когато това е възможно, се пренаписват с нормални знаци.
Специалните знаци и знаци за пунктуация, както е посочено във [втора алинея], включват следното: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] \ /: ; ' , . ?
За всичко останало името на домейна се счита за идентично с текстовите елементи или елементите на думата на името, защитено с предходно право.“
Важен въпрос е какво се случва и с обезпечителните мерки спрямо домейна по време на процеса, т.е с опцията ответника да не се разпореди с него и исковата защита да се обезсмисли. В този ред на мисли чл. 19, ал.2 от Регламент № 874/2004 закрепя правилото, че ако титулярът на домейна е предприятие, физическо или юридическо лице или организация, обявена в несъстоятелност, ликвидация, спиране на дейността, ликвидация по съдебно решение или друга процедура от подобно естество, предвидена в националното законодателство, по време на периода на регистрация на името на домейн съдебно утвърденият администратор (в случая - титуляра на по-ранната търговска марка) може да поиска прехвърлянето му на този, на когото се прехвърлят активите на титуляра на името на домейн, заедно с предоставянето на съответните документи. Ако до изтичането на периода на регистрация не е започнало никакво прехвърляне, действието на името на домейна се спира в продължение на четиридесет календарни дни и се публикува на интернет страницата на Регистъра. През този период администраторът(ищецът, собственик на по-ранната търговска марка) може да кандидатства за регистриране на името, като приложи съответните документи. Ако администраторът не е регистрирал името в продължение на 40-дневния период, след изтичането му името на домейна остава на разположение за обща регистрация.
От всичко казано следва да се направят няколко обосновани материалноправни извода:
-първият от тях е че очевидно домейнът е знак и той може да е обект на защита за всеки притежател на по-ранни права върху индустриална собственост, включая марки, фирмени имена и всякакъв друг вид бизнес идентификатори, включително и авторски права;
- вторият извод касае обстоятелството, че всеки домейн следва да се тълкува като недобросъвестно заявен, когато за него съществува идентична или сходна по-ранна търговска марка. При установяването на този факт, още с определението по насрочването на делото и обявяването на доклада, съдът следва да разпореди(ако това е поискано от ищеца изрично и искът е евентуално основателен) допускане на обезпечителна мярка[14], която да съответства на механизма на чл.19, ал.2 от Регламент № 874/2004, а именно опцията домейнът да не се отчуждава по време на спора спрямо трети лица, както и той да бъде прехвърлен по отношение на титуляра на по-ранната марка при приключване на съдебния процес;
- третият извод, е че общностното право е създал ясен и точен механизъм по темата колизия между търговски марки и домейни и въпреки, че той не е изрично имплементиран в българското право като отделен законодателен акт или конкретни норми в специалния ЗМГО, то това не означава, че Регламент № 874/2004 няма пряк правоприлагащ ефект.
3.Каква е правната рамка по правоприлагането, касаеща недобросъвестно заявени домейни и защо това поведение представлява и недобросъвестна търговска дейност?
Поради липса на национална правна рамка по темата ми се иска да разгледам Дело C‑569/08 на Съда на ЕС, касаещо преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на основание член 234 ЕО, с който запитващата юрисдикция сезира Съда на ЕС с пет въпроса относно тълкуването на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004.
Тези въпроси са възникнали в рамките на иницииран правен спор за интелектуална собственост между предприятието Internetportal und Marketing GmbH, експлоатиращо интернет сайтове и извършващо търговия с продукти по Интернет (което се явява „ищец“), от една страна, и г‑н Richard Schlicht, притежател на марката от Бенелюкс „Reifen“, която възнамерява да използва за нови почистващи препарати, по-специално за стъкла (който е „ответник“), от друга страна, чийто предмет е името на идентичен домейн.
По същество въпросите се отнасят до критериите за установяване наличието на „право“, на „законен интерес“ и на „недобросъвестност“ при заявяването на въпросният домейн по смисъла на чл. 21 от Регламент № 874/2004.
Според даденото тълкуване от Генералния адвокат Споровете за име на домейн се решават съгласно правилата, предвидени в глава VI от Регламент № 874/2004, като се спазват правилата на чл.21 („[Спекулация и злоупотреба при регистрациите]“). Въпросната правна норма гласи:
Регистрирано име на домейн се отнема в рамките на съответното извънсъдебно или съдебно производство, когато това име е идентично или объркващо подобно на име, по отношение на което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, като правата, посочени в член 10, параграф 1, и ако:
а) е било регистрирано, без притежателят му да е имал право или законен интерес върху името, или
б) е било регистрирано или използвано недобросъвестно.
Наличие на законен интерес у регистранта на домейн по смисъла на Регламент № 874/2004 е налице в три хипотези:
-когато преди каквото и да е известие за производство за извънсъдебно разрешаване на спорове притежателят(регистрантът) на името на домейн е използвал това име или име, съответстващо на името на домейн в рамките на предлагане на стоки или услуги, или може да се докаже, че се е подготвил за това;
-когато притежателят(регистрантът) на име на домейн, в качеството му на предприятие, организация или физическо лице, е бил известен под това име на домейн даже и при отсъствието на права, признати или установени от национално право и/или правото на Общността;
-когато притежателят(регистрантът) на име на домейн осъществява законно нетърговско или правилно използване на име на домейн, без намерение да заблуждава потребителите или да вреди на репутацията на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство [и]/или от законодателството на Общността.
Цитираната в началото на настоящето изложение българска съдебна практика е в тотално противоречие с понятието за „недобросъвестност“ при регистрацията на домейн по смисъла на чл.21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004, което показва липса на спазване на нормативната рамка, част от българското законодателство на база на имплементираните в него актове на ЕС с пряк ефект. Та според визираната правна норма, недобросъвестно регистриран домейн е налице когато:
а) обстоятелствата показват, че името на домейн е било регистрирано или придобито предимно за продажба, отдаване под наем или прехвърляне по друг начин на името на домейн на притежателя]на име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността, или на обществена организация; или
б) името на домейн е било регистрирано, за да се попречи на притежателя на такова име, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или законодателството на Общността, или на обществена организация, да отрази това име в съответното име на домейн, при положение че:
- това поведение от страна на заявителя за регистрация може да бъде доказано; или
- името на домейн не е било използвано по съответен начин в продължение на най-малко две години след датата на регистрирането; или
- в момента, в който започва производство за извънсъдебно решаване на спорове, притежателят на име на домейн, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, или притежателят на име на домейн от обществена организация е декларирал намерението си да използва името на домейн по съответния начин, но не е успял да направи това в рамките на шест месеца от деня, в който е започнало производството за извънсъдебно решаване;
в)името на домейн е регистрирано с цел предимно да се попречи на професионалните действия на конкурент; или
г) името на домейн целенасочено е било използвано, за да привличат Интернет потребители за търговска печалба към интернет сайта на притежателя на име на домейн или към друго негово онлайн пространство, като се създава вероятност за объркване с името, върху което е признато или установено право от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, или с името на обществена организация, като такава вероятност за объркване се отнася до източника, спонсорирането, присъединяването или утвърждаването на интернет сайта или другото онлайн пространство, или на стока или услуга, предлагани на интернет сайта или в другото онлайн пространство на притежателя; или
д)регистрираното име на домейна е собствено име, за което не може да се покаже, че съществува връзка между притежателя на името на домейна и регистрираното име на домейна.
Надявам се така предложеното изложение е отговорило детайлно на всички възникнали материалноправни въпроси относно това дали домейните могат да бъдат обект на търговски марки, как следва да се решават спорове между търговски марки и домейни от националния български съд и какви са критериите и основанията за това, както и дали заявяването на домейн е търговска дейност и тя може ли да се явява недобросъвестна в доста и различни хипотези. Искрено вярвам, че отговорите на Генералния адвокат по отправеното преюдициално запитване до Съда на ЕС, касаещи Дело C‑569/08 няма да бъдат игнорирани за пореден път в българското правоприлагане, а напротив – ще послужат за правилното и обективно развитие на съдебната практика, както и за нужните промени в специалния ЗМГО, касаещи спорове между търговски марки и домейн.
Автор: адвокат Атанас Костов
[1] Визирам Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост или т.нар “IPRED директива”(от англ. "(IPR) Enforcement Directive");
[2] Виж Костов, А. – „Директива относно авторското право в цифровия единен пазар” – проблеми и добри решения“, сп.“Собственост и право“, 2019г., кн.9, стр.70;
[3] Законът за авторските права в дигиталното хилядолетие(от англ. “Digital millennium copyright act”) е факт в САЩ от 1998г.
[4] Така Решение 345/04.04.2022 по тър.д №936/21г. по описа на СГС, VI-9 състав.
[5] Според Решение №53/06.04.2009 по дело №605/2008 на ВКС, ТК, II т.о. „домейна по своята характеристика е интернет-адрес, съдържащ определена информация за интернет-потребителите. Следователно регистрацията от регистратора/в случая “Р”ООД/ на домейн с определено наименование идентично или сходно с вече регистрирана търговска марка не съставлява търговска дейност, съответно неправомерно използване на търговска марка по смисъла на чл.13, ал.2 от ЗМГО във вр. С чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО;
[6] Виж Костов, А. – „Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата“, сп.“Собственост и право“, 2011, кн.7;
[7] Световната практика по арбитриране на спорове между търговски марки и домейни сочи, че с оглед разрешаването на подобни казуси е създаден международен Арбитражен съд към WIPO(Световната организация по интелектуална собственост) в Женева, Швейцария. Въпросната арбитражна институция съществува от далечната 2000г. Тя разглежда спорове между регистрирани по-ранни търговски марки и придобити недобросъвестно домейни от първо ниво – например домейните с разширение „.сом“. Един от емблематичните казуси по темата е MADONNA срещу madonna.com/ Case No. D2000-0847;
[8] Относно изчерпателният списък на страните, които арбитрират националните си домейни от първо ниво чрез ccTLD процедурата на WIPO - https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/.
[9] Определение №754/02.11.2010г на ВКС по ч.т дело №410/210г.
[10] Нерегистрираните марки като обект на предходни противопоставими права(в случая на домейн) съществуват в българското право в чл.12, ал.4 от ЗМГО.
[11] Любопитен факт е, че всички тези обекти са посочени и като основание за заличаване на търговска марка в чл.36, ал.3 от ЗМГО, с което се потвърждава виждането, че домейнът може и е обект на търговска марка, което може да бъде заличена на база по-ранни права – например по-ранно право на фирмено наименование, авторско право и т.н
[12] Виж „Единни правила за решаване на спорове, касаещи домейни” на WIPO (UDRP);
[13] Това в противовес на мотивите на ВКС, че „закупуването на домейн не е търговска дейност“.
[14] Така чл.25 от ЗМГО във връзка с чл.124 от ЗМГО – ищецът може да иска обезпечителна мярка, която да се изразява в забрана за разпореждане с домейна, обект на иска, както и привременна мярка, изразяваща се в забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на марка или географско означение. Тези обезпечителни мерки като краен резултат трябва да доведат и до обезпечаване на прехвърляне на домейна на ищеца, ако той спечели исковото производство с предмет спор между домейн и по-ранно регистрирана търговска марка – аргумент от чл.19, ал.2 от Регламент 874/2004.