Какво е „freedom to operate“( от англ.“свобода на действие“ или „FTO“).
1.Увод.
“Свободата на действие” (от англ. „freedom to operate“) като понятие може да бъде определена като възможността да се продава или комерсиализира продукт или услуга в конкретна област и времева рамка, без да се нарушават права върху интелектуална собственост, притежавани от друг правен субект. Преди всяко ключово бизнес решение, особено преди навлизането на нов продукт или технология на чужд пазар, анализът[1] на свободата на стопанско опериране е от съществено значение. Благодарение на анализа на критерия „свободата на действие“ може да се определи дали подобни или идентични продукти, технологии или ноу хау вече присъстват в определена област и дали съществува риск от тяхното нарушаване като права на интелектуална собственост.
Анализът на „свободата на действие“ (FTO) може да бъде извършен във всеки един момент от разработването на нов продукт или технология. Когато идеята за новия продукт вече е ясна за изобретателя, си струва той да провери в патентните бази данни дали не се опитва да изобрети отново нещо, което вече е факт на пазара, или дали има изтекъл патент, който би могъл да бъде използван, за да се доразвие новото изобретение. Ето защо, ако се планира да навлизане на нов пазар с вече разработена технология, FTO може да доведе до значителни икономии на разходи, като се избегнат и презюмираните съдебни дела на основание искане за обявяване на даден патент за недействителен или касаещи искове за нарушения на патенти.
От тази гледна точка, пренебрегването на FTO анализът може да се окаже една неразумна стъпка поради различни финансови и юридически причини. Един от най-интересните сравнително скорошни примери в тази насока е казусът, касаещ технологията „Airscarf“[2] на „Mercedes“, използвана за затопляне на врата на шофоьорите с топъл въздух, изпускан от облегалката за глава на автомобилите кабриолет. По темата - през 2016г. „Mercedes“ загуби съдебното дело срещу немският изобретател Людвиг Шатцингер, който патентовал подобна технология десет години по-рано. В резултат на това патентно дело „Mercedes“ трябваше временно да спре(от 9 май до 25 декември 2016г.) да продава всички кабриолет автомобили на фирмата, оборудвани с това решение и да плати обезщетение на притежателя на патента на значителна стойност от 280 000 долара[3]. Само благодарение на изтичането на срока на действие на патента(през декември 2016), скоро след това дело, „Mercedes“ получиха отново възможност да възстановят предлагането на този продукт за кабриолетите си, тъй като той стана публичен за използване. Този пример показва, че "патентните войни" не се водят само между големи корпоративни противници като Samsung или Apple, но и между „малки“ изобретатели и международни компании, като никога не е предварително ясно, как ще завърши един подобен казус.
През септември 2003 г. три фармацевтични фирми – „Cambridge Antibody Technology“(CAT), „Micromet“ AG и „Enzon Pharmaceuticals“ – обявяват, че са подписали неизключително споразумение за кръстосано лицензиране. В споразумението и трите страни получават една от друга значителна "свобода на действие", която им дава право да използват съответните патентовани технологии на другите две компании. В крайна сметка този джойнтвенчър между споменатите три компании довежда до изследвания, на базата на които те разработват терапевтични и диагностични продукти, базирани на антитела. На базата на така сключеното споразумение CAT получават разширен достъп до съвместните патенти на „Micromet“ и „Enzon“ в областта на технологията за едноверижни антитела (SCA), а „Micromet“ и „Enzon“ получават лиценз върху интелектуална собственост в областта на фаговия дисплей на антитела, контролирана от CAT. Така коментираното споразумение за кръстосано лицензиране обяснява еднин интересен, вътрешен модел на свободата на опериране: този на „Micromet“ и „Enzon“, в който двете страни комбинират своите значителни патентни активи и допълващ се опит в областта едноверижните антитела (SCA) и лицензионното споразумение, сключено за първи път между CAT, „Enzon“ и „Creative BioMolecules“ през 1996г. В допълнение към кръстосаното лицензиране на интелектуална собственост по това споразумение, „Enzon“ и CAT се съгласяват да оттеглят висящите си искания за обявяване на недействителоност(на конкретни територии) срещу европейските патенти на другата страна в областта на диабодите.
Фокусирам вниманието на читателя върху споразумения от този вид, тъй като те се превърнаха в обичайна практика в определени сектори, поради обстоятелството, че в много от случаите иновативни дружества се стремят да гарантират, че техните продукти, процеси и услуги не нарушават патентни права на трети лица поради различни съображения. На първо четене, тези усилия имат бизнес смисъл, но на второ – логиката им произтича от факта, че подобни патентните спорове могат да бъдат изключително скъпи, несигурни и рисковани и водещи до тежки финансови, имиджови и юридически последици.
Настоящето изложение има за цел да разгледа различните стратегии, които фирмите могат да обмислят и предприемат като средство за редуциране на рисковете, съответно - за увеличаване на свободата им на действие при опериране с иновации.
Логично е в този ред на мисли да се отбележи, че когато едно дружество планира да разработи и пусне на пазара нов продукт, основен риск, особено в технологичните сектори, в които има широко разпространено патентоване, е че пускането на пазара може да бъде блокирано от конкурент, който притежава патент за технология, включена в този продукт. Ето защо много дружества на ранен етап oт разработката се стремят да осигурят своята "свобода на действие", т.е. да гарантират, че производство, търговията и използването на техния нов продукт, процес или услуга не нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. Въпреки, че гаранциятаза критерия „свобода на действие“ никога не е абсолютна величина, съществуват способи за минимизиране на рисковете, които могат да спестят на дадено търговско дружество значителни финансови и юридически проблеми.
2.Фаза „патентно проучване“.
Анализът на критерия „свобода на действие“ неизменно започва с проучване на патентна литература и източници[4] за издадени или „висящи“(входирани) патенти и получаване на правно становище дали може да се счита, че продуктът, процесът или услугата, предлагани от възложителя на проучването нарушават патент/и, притежаван от трети лица. Много юридически офиси или фирми за интелектуална собственост предлагат такива анализи като част от правните си услуги. Някои национални служби по интелектуална собственост (например Швейцарският федерален институт за интелектуална собственост) също предлагат такива услуги срещу заплащане.
Тук трябва да отбележа факта, че при провеждане на патентно проучване е от съществено значение дали е налице регистрирано изобретение, а не заявка. Въпреки че заявките за патенти не могат да бъдат прилагани, докато не бъдат регистрирани, те пораждат свои собствени юридически проблеми, тъй като предизвикват несигурност относно обхвата на закрилата, която евентуално може да бъде получена постфактум. Поради тази причина „висящите права“ върху патенти често могат да бъдат по-проблематични в бъдеще от предоставените права, тъй като обхватът на защитата е по-малко сигурен като евентуална, бъдеща защита. Следователно наблюдението на напредъка на заявки за патенти може да бъде изключително важно и при необходимост да се предприемат действия, за да се направи опит за спиране издаването на коментираните заявки, обявяването им за недействителни при регистрацията им или влизането в хипотеза на преговори за придобиване на лицензионни права на различни основания – пълна, неизключителна лицензия, кръстосани лицензии и т.н.
2.1. Налице са опции за откриване на възможности, въпреки юридическите ограничения на патентите. Иска ми се да отбележа в тази насока, че при провеждането на търсене и анализ на критерия „свобода на действие“ следва да се има предвид, че някои от ограниченията, въведени отпатентите, всъщност предлагат и потенциални възможности. Всичко това води до изводи как следва да се структурира политиката на защита на интелектуална собственост на конкретния правен субект като заявяване на патенти, дизайни, марки, полезни модели, авторски права и т.н. Ето и няколко примера в тази насока:
2.1.2. Патентната защита е териториална.
Въпреки, че дадена технология е защитена на основните пазари, важни за компанията(„изобретател“), тя може да е публично достояние и в други държави, в които липса нейно патентно покритие. В последния случай не е необходимо разрешение (или лиценз) от собственика на патента, за да се комерсиализира продуктът, тъй като юридическа защита на съответната територия липсва. Все пак в тези случаи следва да се презюмира, че патентът може да има и авторскоправна защита, като научно произведение на техническата литература и ако е направена документална регистрация на последното(например в U.S Copyright office), то тази защита на принципа на взаимността в международното право може да възникне в общо 165 страни на Бернската конвенция. От тук изводът за „липса на патентна защита“ може да е привиден и по същество – неверен.
2.1.2. Патентите са с ограничен срок на действие.
Ноторен факт е, че патентната закрила е с максимален срок от 20 години. След изтичането на визираната продължителност на патента, той се счита за обществено достояние и може да се използва свободно от всеки правен субект. По темата Европейското патентно ведомство (ЕПВ) излезе със статистика, че по-малко от 25 % от всички патенти, издадени чрез ЕПВ, се запазват(като валидност на базата на заплатени годишни поддържащи такси) за максималния 20-годишен срок на действие. Логично е да се отбележи в тази насока, че много от изобретенията, предмет на патенти,се прекратяват поради неплащане на поддържащи такси от страна на притежателите им, далеч преди изтичането на 20 годинишния срок на валидност. Отбелязвам всичко това, защото предмет на проучването за FTO следва да бъдат не само регистрираните изобретения като факт, а доколко те са обект на защита към конкретния момент на проверката, тъй като те може да са регистрирани, но изтекли поради неплатени такси.
2.1.3. Обхватът на патентите като претенции също е ограничен.
Общоизвестен факт е, че патентните претенции определят предметния обхват на патента. Всеки аспект на изобретението, който не е обхванат от претенциите, не се счита за защитен. Въпреки това не винаги е много просто да се определи обхватът на патента. Напротив - това изисква значителен опит в тълкуването на претенциите, писмената спецификация и историята на процеса на подаване на заявка. От тази гледна точка, важно е определянето на точния обхват нандадена патентна защита с цел определяне на вероятната политика за действие – заявяване на патент, който да доразвие съществуващото ниво на техниката и/или преговори за лицензиране, кръстосано лицензиране и т.н.
3.Протокол, който следва да бъде спазван при FTO.
Анализът на свободата на действие, основан на търсене в патентната литература, е само първата стъпка от един добре структуриран план за действие при FTO. Ако патентното проучване разкрие, че един или повече патенти действително ограничават свободата на действие на дружеството, то трябва да реши как да действа. Ако приемем, че “блокиращият” патент е валиден, възможностите включват: закупуване на патента, лицензиране или подаване на нови патентни заявки.
3.1. Лицензирането(като процес) включва обикновено водене на преговори и получаване на писмено разрешение от притежателя на патента за използване на патентованата технология за определени действия, на определени пазари(територия) и за определен период от време. Удобството на такова споразумение ще зависи до голяма степен от сроковете и условията на предложения лиценз. Въпреки че има потенциална загуба на автономност и че притежателят на патента ще изисква плащане на еднократна сума и/или периодични лицензионни такси, това може да е най-простият юридически способ към комерсиализация и монетизиране на нова технология или продукт, чрез избягване на излишна юридическа конфронтация.
3.2. Кръстосано лицензиране. Това понятие включва две или повече компании, които си разменят лицензи, за да могат да използват определени патенти, притежавани от другите страни. За да може да се използва кръстосано лицензиране, компанията се нуждае от добре защитено портфолио от патенти, което да е ценно за потенциалните лицензионни партньори. Както вече бе споменато подробно подобен гъвкав юридически подход може да повлияе особено благотворно на дадено бизнес решение, тъй като регистрацията на патенти е времеемък, скъп и понякога несигурен процес като краен резултат, тъй като неправилното проучване и развойна дейност могат да доведат до отказ за регистрацията на дадено изобретение. Всички тези негативни ефекти могат да бъдат спестени чрез простата размяна на вече съществуващи патентни права между правни субекти с общи бизнес, социални и юридически цели. Създаването на съвременни технологии в роботиката, фармацевтиката, IT сектора и изкуствения интелект все повече сочат именно тази практика на кръстосано лицензиране в общ интерес.
3.3. „Заобикаляне на патента“ с рационализирането му. Световната практика сочи, че реално всяка рационализация, стъпва на предходното ниво на техниката, т.е този процес на „стъпване на по-ранния патент“ следва да се възприема не като „кражба“ или като „копиране“, а като крачка напред. Описаният подход предполага насочване на изследванията или внасяне на промени в продукта или процеса, за да се избегне нарушаването на патент(и), притежаван(и) от трети лица. Например, ако свободата на действие е ограничена от патент за процес, тогава компанията може да бъде в състояние да разработи алтернативен процес за постигане на подобен, но качествено нов краен резултат и по този начин да може да комерсиализира изобретението, без да е необходимо да плаща лицензионна такса на някой друг.
Иска ми се тук да обърна внимание на факта, че всъщност патентният обхват на патентните претенции на всяко ново изобретение помага да се определи стойността на патента, като определя границата между това, какво е било вече защитено и какво не е. От тук по мое мнение - колкото по-широк е обхватът на защита на „старите“ патенти, толкова по-вероятно е всички нови конкурентни продукти и процеси да ги нарушат. В този ред на мисли следва да маркирам обстоятелството, че патентоспособността[5] като критерий се отнася до това колко лесно или трудно се изпълнят стандартите за получаване на патент за изобретение. Следователно обхватът на патентите и патентоспособността могат да имат както положително, така и отрицателно въздействие върху иновациите. Отвореността на законодателя, съответно на правоприлагащия към критериите за патентоспособност в описания контекст, определя и обхвата на развитие на научноизследователска и развойна дейност, така че да се изобретяват патенти, чиито претенции да доведат до по-качествени иновации.
3.4.Патентни хъбове. Това е джойнтвенчър механизъм, решаващ множество проблеми при FTO, чрез който две или повече компании, практикуващи свързани технологии, обединяват своите патенти в общ хъб(от англ. „обединение“, „пресечна точка“), за да създадат клирингов проект за патентни права. Добре известен в миналото пример за патентен хъб е този, създаден от Sony, Philips и Pioneer, касаещ изобретения, които са от съществено значение за постигане на съответствие с конкретни спецификации на стандартите DVD-Video и DVD-ROM. Очевидно тази крачка е логична при компании, които гледат в една посока и имат общи бизнес цели, които са далеч от развиването и налагането на „патентен егоизъм“, а напротив, представят един отворен подход към съвместно развитие например на т.нар "генерични лераства" против СПИН, малария и т.н, които имат по-скоро хуманитарен, а не бизнес ефект.
4.Патентна защита.
Ако патентното проучване покаже, че няма патенти, които да блокират достъпа до пазара на дадена иновация и съответно - има вероятност новата технология да отговаря на критериите за патентоспособност, собственикът на дадено търговско дружество може да пожелае патентна защита, с цел да си осигури по-голяма степен на свобода на действие от бизнес гледна точка, вместо да съхранява технологията си като търговска тайна.
Въпреки това съществува ясно ограничение на степента, до която притежателят на патент има свобода на действие. Патентът сам по себе си не дава право да се комерсиализира защитената технология, а само да се попречи на други да я ползват без правно основание. Макар че разграничението може да изглежда едва доловимо, то е от решаващо значение. Защо? Трета страна може например да има още по-широк патент, който да обхваща предмета на патента на първата компания и въпреки неговото наличие, комерсиализацията да е невъзможна.
Следователно, за да може дадено дружество да реализира търговски собствената си технология, може да се наложи да използва изобретение, патентовано от трети лица. В областта на биотехнологиите патентът на „Cohen-Boyer“ за рекомбинантна ДНК е класически пример в тази насока. В продължение на много години комерсиализацията на всяка нова технология, използваща технологията, разработена от Коен и Бойер, изискваше плащания на лицензионни такси за получаване на съответните права. Възможно е също така да съществуват правителствени разпоредби, които не са пряко свързани с интелектуалната собственост и които ограничават достъпа до пазара на патентовано изобретение (например разпоредби, изискващи одобрение за хранителни или фармацевтични продукти и т.н). Независимо от горното, „свободата на действие“ е една от причините, поради които фирмите подават заявления за патентна защита. Макар че издаването на патент само по себе си не е достатъчно, за да разчисти пътя за комерсиализация, то е полезна стъпка и може да предотврати проблеми от различно естество на по-късен етап.
5.Способите „защитно публикуване“ и „техническо оповестяване“.
Съществуват много причини, поради които дадено дружество може да пожелае да избегне патентоването на дадено изобретение, като например тежки патентни разходи или фактът, че изобретението може да не отговаря на критериите за патентоспособност. Алтернатива, която понякога се използва от стопанските субекти е "защитно публикуване" или „техническо оповестяване“. Тези два способа рязко се различават от запазването на търговската тайна – защо?
Защитното публикуване включва публично оповестяване на изобретението, за да се гарантира, че никой друг не може да го патентова. Това осигурява известна степен на свобода на действие за всички заинтересовани правни субекти. Разкриването следва да се извърши в добре познато техническо списание, онлайн източник[6] или друга научна публикация, която вероятно може да бъде предмет на проучване от патентни експерти при разглеждане на бъдещи заявки за аналогичен патент. Тава се случва например чрез проучване на списания, които са включени като част от минималната документация за международен патент(PCT), препоръчани от международните органи за проучване. Някои списания, посветени изключително на оповестителни публикации, са се превърнали в уважавани източници на техническа информация. Защитното публикуване обикновено не се прави при голям пробив в технологията или за основно технологично изобретение, което вероятно ще бъде от топ значение за дадено предприятие, като в повечето случаи чрез него се цели опорочаване патентоспособността на конкретни елементи.
Някои големи корпорации (като „Xerox“) разчитат на собствените си бюлетини за техническо оповестяване, които се разпространяват широко, за да показват изобретения, които не са патентовани. Ведомството за патенти и търговски марки на Съединените щати( USPTO) дава възможност на заявителите да поискат публикуване на задължителна регистрация на изобретение (Statutory Invention Registration - SIR) на заявен патент. Това на практика е техническо разкриване на изобретението, за което е подадена заявка за патент. Чрез моделът SIR, заявителят реално се отказва от съдебна защита върху патента, в замяна на разкриването на изобретението от патентното ведомство, като с това се преследват различни по същността си стратегически цели в бизнеса, свързани със свободата на действие.
5.1. В редица случаи защитната публикация може да се окаже по-добър вариант от търсенето на патентна защита[7]. Сред най-често срещаните обстоятелства, при които това може да се случи, са следните:
-Вероятност от високи разходи. Разходите, необходими за подаване, получаване и поддържане на издаден патент, могат да бъдат значителни, особено когато става въпрос за поддържане на редовни плащания за подновяване на патента в множество юрисдикции. Ако тези разходи чувствително надвишават ползите от пълноценна патентна защита, разкриването може да бъде подходяща алтернатива.
-Бързоразвиващи се индустрии: бързо развиващите се технологични сектори - особено потребителската електроника - са пълни с продукти, които стават реално или ефективно остарели само в рамките на няколко години. Въпреки, че някои елементи в тази област, като например батериите или технологията на чиповете, могат да имат удължен срок на годност, който би бил от полза за патентните права, има много други случаи, в които патентоването би било икономически неефективно.
-„Ожесточена конкуренция“: Ако знаете, че вашите конкуренти работят върху изобретение, идентично или много подобно на вашето, техническото разкриване на вашата интелектуална собственост може да обърка голяма част от тяхната стратегия. В този пример най-добрата защита е наистина доброто нападение.
Във всички тези случаи защитната публикация поставя иновацията в публичното пространство. Дори разкриването само на някои аспекти на изобретението гарантира, че обектът се превръща в предходно ниво на техниката, което прави изключително трудно за патентния експерт да формулира каквито и да било смислени претенции, които да съдържат публикувания материал. По този начин защитната публикация може да осигури съответно да участва в анализа за оперативна свобода на действие, като даде информация за евентуални такси, спестени от разходи за подаване на заявка, съдебно преследване и поддържащи такси.
Автор: адв.Атанас Костов
[1] Аз бих казал, че моделът по проучването на „свободата на опериране“ е вид „IP due diligence“ от чист вид, т.е касае надлежен, комплексен и детайлизиран анализ на дадена интелектуална собственост;
[2] През 1996г. технологията „Airscarf“ е патентована от немският изобретател Людвиг Шатцингер, като патентът му изтича на 25 декември 2016г.
[3] Делото „Airscarf“ под №X ZR 114/13 е известно всъщност в немската съдебна практика още като решението „Heat Exchange“. Решението по дова дело от 2016г. доведе и до развитие на съдебната практика в Германия относно критерия дали автоматичната забрана за използването на по-ранен патент представлява непропорционално затруднение в случай на неговото нарушаване, като в мотивите си съдиите разглеждат също въпроса какъв е точно периодът на използване и как това влияе върху претендираното обезщетение. От тази гледна точка съставът на съда също така изясни кога патентното право следва да прилага принципа на добросъвестност, с цел в изключителни случаи, съдебната забрана да не нанася непропорционално тежък удар върху нарушителя.
[4] Тук визирам презюмираните инструменти Google patents(включва базата данни на USPTO, EPO, JPO, KPO, WIPO и CNIPA), Еspacenet, Lens, Patentscope, USPTO, NanoData, търсачката на Европейската комисия за иновации DG Research & Innovation и т.н;
[5] Съществуват някои различия между юрисдикциите по отношение на правните стандарти за патентоспособност. В Европа например изобретенията трябва да имат технически характер. По подобен начин японското патентно право определя патентоспособното изобретение като високоразвито създаване на технически идеи, използващи природни закони - аргумент от Японския патентен закон (1959 г.), член 2, параграф 1. В Съединените щати, от друга страна, всеки, който изобрети или открие нов и полезен процес, машина, производство или състав на материя, или всяко ново и полезно подобрение, може да получи патент за това(Патентен закон на Съединените щати чл.35). По темата съществуват множество доклади на комисиите на Конгреса на Съединените щати, S. Rep. No. 82-1979, 5(1952); H.R. Rep. No. 82-1923, 6 (1952).
[6] Едни от най популярните в тази насока са: Cloem, фирма, създала компютърно генерирани варианти на патентни претенции; IBM Technical Disclosure Bulletin; Trade secret; United States Defensive Publication (списание съществуващо между май 1968 и май 1985); United States Statutory Invention Registration (съществуващо до 2013);
[7] По темата виж: Barrett, Bill (2003). "Defensive use of publications in an intellectual property strategy". Nature Biotechnology. 20 (2): 191–193. doi:10.1038/nbt0202-191. PMID 11821867. [. . .] the successful defensive publication renders the competitor's invention obvious or lacking in novelty.